Отчуждение исключительного права на патент

Коротко: Патент передают другому лицу по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 и ст. 1365 ГК РФ). Договор заключается в письменной форме, а само исключительное право переходит к приобретателю только с момента государственной регистрации перехода в Роспатенте (п. 2 ст. 1369, п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, условий договора, порядка регистрации перехода права, размера пошлин и типичных ошибок сторон.

Что такое отчуждение исключительного права на патент?

Патент удостоверяет исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца. Исключительное право — имущественное право, поэтому им можно распорядиться: передать полностью либо разрешить пользоваться объектом, оставив право за собой (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Полная передача оформляется договором об отчуждении исключительного права. Применительно к патенту он прямо назван в ст. 1365 ГК РФ договором об отчуждении патента: одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец в полном объеме другой стороне — приобретателю патента.

Ключевое слово здесь — «в полном объеме». Частичная передача исключительного права по такому договору невозможна: нельзя отчудить право «на пять лет», «только для Приволжского федерального округа» или «только для производства, но не для продажи». Любая подобная оговорка меняет правовую природу сделки, а не просто ограничивает ее. Отчуждение не зависит от того, как называется договор: право может перейти и по договору купли-продажи, мены, в порядке внесения в уставный капитал или при универсальном правопреемстве — правила о форме и регистрации сохраняются.

Для промышленных образцов установлено дополнительное ограничение: отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1365 ГК РФ). Это условие проверяет и Роспатент при регистрации перехода права, поэтому сторонам стоит оценить риск заранее — особенно когда образец узнаваемо связан с брендом продавца.

Чем отчуждение патента отличается от лицензии и от залога?

По лицензионному договору (ст. 1235 и ст. 1367 ГК РФ) лицензиар лишь предоставляет право использования объекта в оговоренных пределах, а исключительное право остается у него. По договору об отчуждении патентный титул целиком переходит к приобретателю, и прежний патентообладатель сам становится посторонним лицом: использовать изобретение он вправе только на основании лицензии от нового правообладателя.

Разграничение — не теория, а практический вопрос квалификации. Согласно п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», договор, предусматривающий отчуждение исключительного права, но вводящий ограничения (по срокам, территории, способам использования) либо устанавливающий срок своего действия, с учетом ст. 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный. Если такая квалификация невозможна, договор признается недействительным полностью или в части (ст. 168 и ст. 180 ГК РФ). Работает и обратное правило: договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Подробнее о том, как суды переквалифицируют такие сделки, мы разбирали в материале Переквалификация договоров: когда лицензионный договор признаётся отчуждением прав.

От отчуждения следует отличать и залог исключительного права (ст. 358.18 ГК РФ). При залоге правообладатель сохраняет право и по общему правилу продолжает использовать объект, а кредитор получает лишь обеспечение. Залог исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, как и отчуждение, подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1369 ГК РФ).

Как оформить договор: форма и существенные условия?

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец заключаются в письменной форме; несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п. 1 ст. 1369 ГК РФ). То же правило установлено п. 2 ст. 1234 ГК РФ для договоров об отчуждении исключительного права в целом. Нотариального удостоверения закон не требует, но нотариальная форма может понадобиться сторонам для последующей подачи заявления одной стороной.

Существенных условий у такого договора два, и оба стоит проверять до подписания.

• Предмет. Патент должен быть однозначно идентифицирован: вид объекта (изобретение, полезная модель, промышленный образец), номер патента, дата приоритета и дата выдачи, название объекта. Если патентов несколько, каждый указывается отдельно.
• Прямое указание на передачу права в полном объеме. Формально это не «условие о цене», но без него договор по п. 3 ст. 1233 ГК РФ считается лицензионным — то есть право просто не перейдет.
• Размер вознаграждения или порядок его определения — для возмездного договора. При отсутствии такого условия возмездный договор считается незаключенным, причем правила определения цены по п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Восполнить пробел «средней ценой» нельзя.

Форма вознаграждения свободна: фиксированные разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода (выручки) либо иная форма (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Остальные условия — срок и порядок оплаты, заверения об отсутствии обременений и споров, распределение расходов на пошлины, обязанность продавца передать техническую документацию, ответственность за оспаривание патента третьими лицами — стороны определяют самостоятельно в рамках общих норм об обязательствах и договоре (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Отдельно закон защищает продавца при неоплате: при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить вознаграждение прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков, а если право еще не перешло — отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Применение этих специальных способов защиты разъяснено в п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.

Как зарегистрировать переход исключительного права и когда оно переходит?

Регистрируется не сам договор, а переход исключительного права (п. 2 ст. 1369, ст. 1232 ГК РФ). Порядок установлен Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416. Последовательность действий такая.

1. Стороны подписывают договор в письменной форме и проверяют, что патент действует, а пошлины за поддержание его в силе уплачены.
2. Подается заявление о государственной регистрации перехода исключительного права. Заявление подают обе стороны договора совместно либо одна из сторон (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).
3. Если заявление подписано только одной стороной, к нему прилагается один из документов: подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении правом, нотариально удостоверенная выписка из договора или сам договор (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Уведомление и выписка позволяют не раскрывать коммерческие условия сделки.
4. Уплачивается патентная пошлина, документ о ее уплате прилагается к заявлению.
5. Роспатент проверяет представленные документы: соответствие сведений государственным реестрам, наличие у заявителя права распоряжения, отсутствие противоречий и — для промышленного образца — риск введения потребителя в заблуждение.
6. По итогам проверки сведения вносятся в Государственный реестр изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а сторонам направляется уведомление о регистрации либо об отказе в ней.

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом или отказ в ней осуществляются в срок не более 45 рабочих дней со дня поступления заявления (п. 21 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416). Срок увеличивается, если Роспатент направит запрос недостающих или уточняющих документов.

Момент перехода права определен жестко: исключительное право переходит в момент заключения договора, а если переход подлежит государственной регистрации — в момент такой регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Для патента это всегда второй вариант. При несоблюдении требования о регистрации переход исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Практический вывод: до внесения записи в реестр приобретатель не вправе ни запрещать использование изобретения третьим лицам, ни предъявлять иски о нарушении патента — он еще не правообладатель, даже если полностью оплатил сделку.

Какую пошлину платят за регистрацию отчуждения патента?

Здесь чаще всего ошибаются даже опытные юристы. За юридически значимые действия, связанные с патентом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, взимается не государственная пошлина по Налоговому кодексу РФ, а патентная пошлина. Ее размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения и возврата установлены Положением о патентных и иных пошлинах, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941. Перечень действий и тарифы приведены в приложении № 1 к этому Положению; тариф стоит уточнять на дату подачи заявления, поскольку Положение регулярно корректируется.

Государственная пошлина по главе 25.3 Налогового кодекса РФ к регистрации перехода патента отношения не имеет. Например, ст. 333.30 НК РФ устанавливает размеры государственной пошлины за действия по государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы, а ст. 333.33 НК РФ — за государственную регистрацию и прочие юридически значимые действия иного рода (юридические лица, недвижимость, транспорт и т. д.). Ссылка в договоре или в заявлении на «государственную пошлину по ст. 333.33 НК РФ» применительно к патенту — юридическая неточность, которая на практике оборачивается неверно оформленным платежом и запросом от ведомства.

Кто несет расходы, закон не предопределяет — это вопрос договора. Разумно прямо записать, какая сторона уплачивает патентную пошлину за регистрацию перехода права и кто подает заявление, иначе стороны начинают ждать действий друг от друга, а сделка «зависает» между подписанием и регистрацией.

Можно ли передать патент безвозмездно?

Договор об отчуждении исключительного права предполагается возмездным: приобретатель обязуется уплатить правообладателю вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Безвозмездная передача в принципе допустима, но с важным изъятием: не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ). Это специальное правило близко по смыслу к запрету дарения между коммерческими организациями (ст. 575 ГК РФ).

Отсюда два практических риска. Первый — прямо безвозмездный договор между двумя коммерческими организациями рискует быть признанным недействительным (ст. 168 ГК РФ). Второй — формально возмездный договор с символической или явно заниженной ценой либо без реальной оплаты может быть переквалифицирован как прикрывающее дарение. Поэтому передачу патента внутри группы компаний безопаснее оформлять возмездно, с обоснованной ценой и реальным расчетом, либо использовать иные конструкции (внесение в уставный капитал, реорганизация). Между физическим лицом и организацией, а также между гражданами безвозмездное отчуждение патента не запрещено.

Особый случай — публичное предложение заключить договор об отчуждении патента (ст. 1366 ГК РФ). Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, вправе до принятия решения по заявке приложить заявление о том, что в случае выдачи патента обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент. При наличии заявления патентные пошлины с заявителя не взимаются, а уплачивает их лицо, заключившее договор об отчуждении патента. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента уведомлений о желании заключить договор не поступило, патентообладатель вправе подать ходатайство об отзыве заявления — тогда неуплаченные пошлины подлежат уплате.

Какие ошибки чаще всего допускают стороны?

• Ограничения в тексте «отчуждения». Срок действия договора, территория, перечень способов использования — по п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 сделка будет читаться как лицензия либо признана недействительной.
• Нет прямой фразы о передаче права в полном объеме. Договор автоматически считается лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).
• Возмездный договор без цены. Считается незаключенным, восполнить цену по п. 3 ст. 424 ГК РФ нельзя (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
• Остановились на подписании. Без регистрации перехода право не перешло (п. 6 ст. 1232 ГК РФ), а приобретатель не может защищать патент от нарушителей.
• Не проверено состояние патента. Стоит убедиться, что патент действует, пошлины за поддержание уплачены, право не заложено и не обременено ранее зарегистрированной исключительной лицензией, а также что патент не оспаривается.
• Безвозмездность между компаниями. Нарушение п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ ставит сделку под угрозу недействительности.
• Промышленный образец и риск заблуждения потребителя. Отчуждение не допускается, если оно может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя (п. 2 ст. 1365 ГК РФ).
• Не решен вопрос о ранее выданных лицензиях. Переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ), — приобретатель получает патент вместе с ранее выданными лицензиями, и это нужно учитывать в цене сделки.

Частые вопросы

Нужно ли заверять договор об отчуждении патента у нотариуса?

Нет, закон требует только письменной формы (п. 1 ст. 1369, п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Нотариус понадобится в одном случае: если заявление о регистрации перехода права подает одна сторона и вместо самого договора она прикладывает нотариально удостоверенную выписку из него (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Такой вариант выбирают, когда стороны не хотят раскрывать ведомству коммерческие условия сделки.

Можно ли отчудить патент, если у него несколько правообладателей?

Распоряжение исключительным правом, принадлежащим нескольким лицам совместно, осуществляется правообладателями совместно, если Гражданским кодексом РФ или соглашением между ними не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). На практике это означает, что договор об отчуждении патента подписывают все сопатентообладатели, а заявление о регистрации перехода права подается от всех сторон. Общие правила о форме и государственной регистрации при этом не меняются. Подробнее — в материале Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец: патентное право.

Что будет с патентом, если приобретатель не заплатит?

При существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение прежний правообладатель вправе требовать в суде перевода на себя прав приобретателя патента и возмещения убытков. Если исключительное право еще не перешло, он может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков; договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе, если долг не погашен (п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Переходят ли к приобретателю права на уже поданные иски о нарушении патента?

Отчуждается исключительное право на будущее. Требования о нарушениях, совершенных до момента государственной регистрации перехода права, остаются у прежнего правообладателя, если стороны отдельно не оформили уступку этих требований по правилам главы 24 ГК РФ. Такое условие лучше проговаривать в договоре прямо, иначе спор о том, кто вправе взыскивать компенсацию за прошлый период, гарантирован.

Отражается ли приобретенный патент в учете покупателя?

Да. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые более 12 месяцев в производстве товаров, работ, услуг или для управленческих нужд, признаются нематериальными активами (п. 3 ст. 257 НК РФ). Если первоначальная стоимость объекта превышает стоимостный критерий п. 1 ст. 256 НК РФ, он относится к амортизируемому имуществу и его стоимость погашается через амортизацию.

Краткая сводка: отчуждение исключительного права на патент

• Патент передается полностью — по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), для изобретения, полезной модели и промышленного образца — по ст. 1365 ГК РФ.
• Форма — письменная, ее несоблюдение влечет недействительность договора (п. 1 ст. 1369, п. 2 ст. 1234 ГК РФ).
• Существенные условия — идентификация патента, прямое указание на передачу права в полном объеме (п. 3 ст. 1233 ГК РФ) и размер вознаграждения в возмездном договоре (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
• Переход права регистрируется в Роспатенте по заявлению сторон или одной из них (п. 3 ст. 1232 ГК РФ); срок — не более 45 рабочих дней (п. 21 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416).
• Право переходит в момент государственной регистрации; без нее переход считается несостоявшимся (п. 4 ст. 1234, п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
• За регистрацию уплачивается патентная пошлина по Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941, а не государственная пошлина по ст. 333.33 НК РФ.
• Ограничения по сроку, территории или способам использования превращают «отчуждение» в лицензию либо влекут недействительность договора (п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).
• Безвозмездное отчуждение исключительного права между коммерческими организациями не допускается (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ).

Таким образом, отчуждение патента — это сделка из двух обязательных шагов: письменный договор, который прямо передает исключительное право в полном объеме и содержит цену, и государственная регистрация перехода права в Роспатенте, с момента которой приобретатель и становится правообладателем. Ошибка в любом из шагов означает, что право осталось у прежнего владельца, а деньги уже уплачены, поэтому текст договора и комплект документов для регистрации стоит проверить до подписания.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность (услуги для бизнеса)
• Интеллектуальная собственность (услуги для физических лиц)