Ответственность за использование товарного знака, сходного до степени смешения, в ином классе МКТУ: критерии однородности

Вопрос о возможности привлечения к ответственности за использование товарного знака, сходного до степени смешения, в ином классе МКТУ остается одним из наиболее сложных и востребованных в судебной практике по защите интеллектуальной собственности. Сложность обусловлена тем, что правовая охрана знака предоставляется в отношении конкретных товаров и услуг, однако закон защищает правообладателя и от использования сходных обозначений в отношении однородных товаров, даже если они относятся к разным классам МКТУ. Ключевым критерием для установления факта нарушения выступает именно однородность товаров или услуг, которая оценивается судом не формально, а исходя из восприятия среднестатистического потребителя.

Правовая основа этого принципа закреплена в пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которому никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Таким образом, запрет распространяется не только на перечень товаров из свидетельства, но и на любые другие товары, которые могут быть признаны однородными с ними. При этом факт включения товаров в один и тот же класс МКТУ не означает их автоматической однородности – классификация служит лишь вспомогательным инструментом для систематизации, а не для определения сходства по существу.

Закон не дает исчерпывающего перечня критериев однородности, однако правоприменительная практика выработала устойчивые подходы. Однородными признаются товары, которые, не будучи идентичными, обладают сходными потребительскими свойствами, имеют одинаковое функциональное назначение, изготавливаются из аналогичных материалов и реализуются через схожие каналы сбыта. Основополагающим критерием является принципиальная возможность возникновения у обычного потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же источнику происхождения. При этом товары не обязательно должны находиться в одном классе МКТУ, а их принадлежность к разным классам сама по себе не исключает однородности. Более того, как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным правам, однородность может быть установлена даже между товаром и услугой, если по своей природе или назначению они могут быть отнесены потребителями к одному производителю – например, услуги по ремонту обуви и сама обувь как товар могут восприниматься как связанные с одним брендом (хотя такая квалификация требует особенно тщательного анализа и не презюмируется, и в ряде дел суды отказывали в признании однородности таких объектов) (Постановление президиума СИП от 23.07.2025 № С01-745/2025, Постановление президиума СИП от 24.09.2025).

При установлении однородности суды принимают во внимание широкий спектр факторов: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, материал изготовления, условия реализации (общее место продажи, оптовая или розничная сеть), круг потребителей, а также взаимодополняемость или взаимозаменяемость товаров. Важно учитывать не только формальные признаки, но и сложившиеся в деловом обороте обычаи, обычное происхождение товаров и устоявшийся уклад их использования. Суды также оценивают длительность и объем использования знака правообладателем, степень его известности и узнаваемости, а также уровень внимательности потребителей в конкретном сегменте рынка.

Вероятность смешения оценивается через мысленный эксперимент: суд определяет, мог ли обычный потребитель, столкнувшись с двумя обозначениями, воспринять их как принадлежащие одному источнику. При этом следует учитывать разъяснения, данные в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым приоритетное значение имеет смысловое (семантическое) сходство обозначений, однако в совокупности оцениваются также фонетический и графический критерии. Это означает, что даже при высокой однородности товаров, но при явных визуальных или звуковых различиях обозначений, вероятность смешения может отсутствовать. И наоборот – при высокой степени сходства обозначений допустима и более низкая степень однородности, однако окончательный вывод всегда делается на основе совокупности всех обстоятельств. Бремя доказывания однородности и вероятности смешения лежит на истце, но при этом судебная практика не требует обязательного проведения социологических опросов (за исключением случаев, когда спор касается узкоспециализированных товаров, где восприятие среднего потребителя неочевидно) – суд может сделать вывод, исходя из обычного восприятия среднего потребителя, хотя результаты опросов, безусловно, являются весомым доказательством, если они проведены методически корректно.

Показательным примером является дело, рассмотренное Верховным Судом РФ (№ 305-ЭС23-21957), где истец зарегистрировал товарный знак по 35 классу МКТУ (реклама, управление бизнесом), но фактически осуществлял продажу цветов через интернет, не имея регистрации в 31 классе (цветы как товар). Ответчик, конкурент, также продавал цветы дистанционно, используя сходное обозначение. ВС РФ указал, что услуги 35-го класса по своей природе предназначены для продвижения товаров третьих лиц, а не для розничной продажи собственного товара, и отказался автоматически приравнивать такие услуги к товару 31-го класса. Истец не смог доказать, что использовал свой знак именно как услугу для других, а не как вывеску для собственной торговли. Суд направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув необходимость тщательного анализа реального характера деятельности и однородности в каждом конкретном случае. Этот пример наглядно демонстрирует, что неоправданное расширение объема правовой охраны за счет автоматического признания однородности всех товаров, маркируемых в одном классе, недопустимо. В другом деле Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента, указав, что, несмотря на высокую степень сходства обозначений, они не могут быть признаны сходными до степени смешения в отсутствие однородности товаров разных классов. Это подтверждает, что для квалификации нарушения необходимо одновременное наличие двух элементов: сходства обозначений и однородности товаров, причем последняя оценивается с учетом приоритета смыслового восприятия в совокупности с фонетико-графическими признаками.

Использование товарного знака, сходного до степени смешения, в отношении однородных товаров без согласия правообладателя является нарушением исключительного права и влечет гражданско-правовую, административную и в отдельных случаях уголовную ответственность. В рамках гражданско-правовой ответственности правообладатель вправе требовать пресечения действий, нарушающих его право, возмещения убытков или выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Кроме того, суд может обязать нарушителя изъять и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковку за его счет, а также удалить товарный знак или сходное обозначение с материалов, сопровождающих выполнение работ или оказание услуг. Важно, что для удовлетворения иска достаточно доказать опасность смешения, а не его реальное наступление – то есть угроза восприятия потребителем обозначений как принадлежащих одному источнику уже является основанием для защиты.

Административная ответственность предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров. Санкции включают административный штраф: для граждан в размере от двукратного до четырехкратного размера стоимости товара, но не менее 10 000 рублей; для должностных лиц – от трехкратного до пятикратного размера стоимости товара, но не менее 50 000 рублей; для юридических лиц – от пятикратного до десятикратного размера стоимости товара, но не менее 100 000 рублей, с обязательной конфискацией предметов правонарушения, то есть самого контрафактного товара, а также оборудования и материалов, использованных для его производства. Уголовная ответственность наступает по статье 180 УК РФ: часть 1 предусматривает наказание за причинение крупного ущерба (свыше 400 000 рублей), а часть 2 – за совершение деяния неоднократно (более двух раз) либо с причинением особо крупного ущерба (свыше 1 500 000 рублей). При этом важно помнить, что в российском праве отсутствует институт права преждепользования применительно к товарным знакам (он действует в патентном праве для изобретений и полезных моделей). Однако если обозначение использовалось до даты приоритета товарного знака истца, это может служить аргументом в пользу добросовестности ответчика и учитываться судом при оценке обстоятельств дела.

Для правообладателей важно понимать, что регистрация товарного знака в определенном классе МКТУ не является абсолютной гарантией защиты от использования сходного обозначения в иных классах. Ключевое значение имеет доказательство однородности товаров, которое должно строиться на всестороннем анализе потребительских свойств, назначения, каналов сбыта и круга потребителей. Суды оценивают однородность, исходя из принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю, однако при этом первостепенное внимание уделяется смысловому сходству обозначений наряду с фонетическими и графическими признаками. Принадлежность товаров к разным классам МКТУ сама по себе не исключает их однородности, но и не является достаточным основанием для автоматического признания однородности – каждый случай требует индивидуальной оценки.

Лицам, планирующим использовать обозначение, сходное с чужим товарным знаком, но в ином классе МКТУ, необходимо провести тщательный анализ возможной однородности товаров с учетом всех вышеперечисленных факторов. Риск нарушения исключительного права существует не только при использовании в тех же классах, но и в случаях, когда товары или услуги могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника. В таких ситуациях рекомендуется получить предварительное заключение патентного поверенного, а также оценить, использовалось ли обозначение до даты приоритета чужого знака – это может стать важным аргументом при защите позиции. Таким образом, критерий однородности товаров и услуг играет определяющую роль при разрешении споров о нарушении исключительных прав на товарный знак, особенно когда речь идет об использовании сходного обозначения в ином классе МКТУ. Правильная оценка однородности требует учета всей совокупности факторов, а формальный подход, основанный исключительно на сравнении классов, признан судебной практикой несостоятельным – именно комплексный анализ сходства обозначений и обстоятельств их использования позволяет суду принять законное и обоснованное решение.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (С)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.