Коротко: по лицензионному договору правообладатель (лицензиар) разрешает другой стороне (лицензиату) использовать товарный знак в оговорённых пределах — по видам товаров, территории и сроку. Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте (статья 1490 ГК РФ): без неё предоставление права не действует для третьих лиц, а использование знака приравнивается к незаконному.
Ниже приведён подробный разбор существенных условий такого договора, порядка его регистрации, видов лицензий, контроля качества и рисков, которые несут лицензиар и лицензиат при заключении и исполнении сделки.
Какие условия лицензионного договора на товарный знак являются существенными?
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака регулируется общими нормами о лицензионном договоре (статьи 1235–1237 ГК РФ) и специальными правилами главы 76 ГК РФ о товарных знаках (статьи 1489, 1490 ГК РФ). Существенными являются условия о предмете договора — указание на товарный знак с номером и датой свидетельства, удостоверяющего исключительное право, — и о способах использования: перечне товаров и услуг, для которых предоставляется право (пункт 6 статьи 1235 ГК РФ). Если договор возмездный, существенным становится и условие о размере вознаграждения или порядке его определения: при его отсутствии договор считается незаключённым, а правила определения цены по аналогичным товарам (пункт 3 статьи 424 ГК РФ) к нему не применяются (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ). Договор заключается в письменной форме (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).
На практике в договор дополнительно включают:
- вид лицензии — исключительная или неисключительная (статья 1236 ГК РФ);
- территорию использования — если не указана, действует правило о территории всей России (пункт 3 статьи 1235 ГК РФ);
- срок действия — не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак (пункт 4 статьи 1235, статья 1491 ГК РФ);
- требования лицензиара к качеству товаров, на которые наносится знак, и порядок контроля за их соблюдением (статья 1489 ГК РФ);
- порядок и периодичность отчётов лицензиата об использовании знака (статья 1237 ГК РФ).
Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак в Роспатенте?
Да, обязательно. Поскольку сам товарный знак подлежит государственной регистрации, регистрации подлежит и распоряжение исключительным правом на него — в том числе предоставление права использования по лицензионному договору (пункт 2 статьи 1232, статья 1490 ГК РФ). По действующим правилам на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подаётся не сам текст договора, а факт предоставления права использования товарного знака. Порядок регистрации и перечень документов установлены Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 (в редакции от 09.02.2023), а порядок предоставления самой государственной услуги — административным регламентом, утверждённым приказом Министерства экономического развития РФ от 10.06.2016 № 371. За регистрацию уплачивается патентная пошлина.
Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечёт недействительность предоставления права использования (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ): лицензиат не сможет ссылаться на такой договор ни против лицензиара, ни против третьих лиц, а фактическое использование знака до регистрации юридически не защищено. Изменение или досрочное прекращение уже зарегистрированного предоставления права также регистрируется в Роспатенте — иначе эти изменения не имеют силы для третьих лиц.
Чем отличаются исключительная и неисключительная лицензия на товарный знак?
Статья 1236 ГК РФ выделяет два основных вида лицензии. При простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные лицензионные договоры с другими лицами и использовать знак самостоятельно. При исключительной лицензии лицензиар лишается права выдавать лицензии другим лицам на согласованных способах использования — фактически лицензиат становится единственным (наряду с самим лицензиаром, если договором не оговорено иное) пользователем знака в этих пределах. Договор может сочетать оба вида: для одних товаров или услуг — лицензия исключительная, для других — неисключительная. Если вид лицензии в договоре прямо не указан, она по умолчанию считается простой (неисключительной) — пункт 2 статьи 1236 ГК РФ. Подробнее о том, чем лицензионная модель отличается от смежной конструкции передачи бренда, рассказано в материале «Лицензионный договор и договор коммерческой концессии: основные различия, правовые аспекты».
Кто отвечает за качество товаров, если их выпускает лицензиат?
Лицензиат обязан обеспечивать, чтобы качество производимых или реализуемых им товаров, маркированных чужим товарным знаком, соответствовало требованиям, установленным лицензиаром, а лицензиар вправе контролировать соблюдение этого условия (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ). Это ключевая особенность именно товарно-знаковой лицензии: по требованиям, которые предъявляются к лицензиату как к изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. На практике это означает, что потребитель или контрагент, пострадавший от некачественного товара, вправе предъявить претензию не только к лицензиату-производителю, но и к владельцу товарного знака — тому, чьё имя стоит на упаковке в глазах рынка. Разобраться, что в принципе входит в объём исключительного права на товарный знак и кто вправе им распоряжаться, помогает материал «Что такое товарный знак? Когда возникает исключительное право на товарный знак, и кто может быть его правообладателем?».
Что грозит сторонам при нарушении условий лицензионного договора?
Последствия различаются в зависимости от того, что именно нарушено, и кто из сторон допустил нарушение. Использование товарного знака способом, не предусмотренным договором, после прекращения его действия либо иначе за пределами предоставленных лицензиату прав квалифицируется не как обычное нарушение договорного обязательства, а как незаконное использование товарного знака — со всеми последствиями, установленными статьями 1252 и 1515 ГК РФ, включая взыскание компенсации. Подробный разбор мер ответственности за такие нарушения — в материале «Ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак по законодательству Российской Федерации».
| Ситуация | Риск лицензиара (правообладателя) | Риск лицензиата (пользователя) |
|---|---|---|
| Товары лицензиата не соответствуют заявленному качеству | Солидарная ответственность перед потребителями и контрагентами наряду с лицензиатом (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ), репутационный удар по самому знаку | Прямая ответственность как изготовитель или продавец товара, риск требования лицензиара о прекращении нарушения |
| Договор не прошёл государственную регистрацию | Не может ссылаться на условия договора (в том числе о вознаграждении) в споре с недобросовестным лицензиатом | Вложения в производство, продвижение и рекламу товара под знаком юридически не защищены (статья 1490, пункт 6 статьи 1232 ГК РФ) |
| Лицензиат существенно нарушил обязанность по выплате вознаграждения | Вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и взыскать убытки, причинённые отказом (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ) | Досрочно теряет право использования знака; вложения в раскрутку бренда, как правило, не компенсируются, если иное не оговорено договором |
| Использование знака вышло за пределы согласованных товаров, территории или срока | Вправе требовать компенсации как за незаконное использование товарного знака, а не просто убытков по договору | Отвечает как нарушитель исключительного права — компенсация от 10 тысяч до 5 миллионов рублей либо в двукратном размере стоимости товаров или права использования знака (статьи 1252, 1515 ГК РФ) |
На какой срок и территорию действует лицензия, если стороны это не согласовали?
Если территория использования в договоре не указана, лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации (пункт 3 статьи 1235 ГК РФ). Если стороны не согласовали срок, договор считается заключённым на пять лет — но в любом случае не дольше срока действия самого исключительного права на товарный знак (пункт 4 статьи 1235 ГК РФ). Товарный знак охраняется десять лет с даты подачи заявки и может неограниченное число раз продлеваться ещё на десять лет по заявлению правообладателя (статья 1491 ГК РФ); истечение этого срока без продления автоматически прекращает и лицензию, выданную на его основе.
Частые вопросы
Может ли лицензиар отказаться от договора, если лицензиат не платит вознаграждение?
Да. При существенном нарушении лицензиатом обязанности уплатить вознаграждение в установленный договором срок лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причинённых таким отказом (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ).
Должен ли лицензиат отчитываться перед лицензиаром об использовании товарного знака?
Да, если иное не предусмотрено договором. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчёты об использовании товарного знака в сроки и в порядке, которые установлены договором, а если такой порядок не определён — по требованию лицензиара (статья 1237 ГК РФ).
Что будет, если использовать чужой товарный знак вовсе без лицензионного договора?
Это квалифицируется как незаконное использование товарного знака. Правообладатель вправе требовать пресечения нарушения, изъятия и уничтожения контрафактных товаров, а также выплаты компенсации от 10 тысяч до 5 миллионов рублей либо в двукратном размере стоимости товаров или права использования знака — по выбору правообладателя (статьи 1252, 1515 ГК РФ).
Нужно ли регистрировать расторжение или изменение лицензионного договора?
Да. Изменение или прекращение уже зарегистрированного предоставления права использования товарного знака подлежит государственной регистрации в Роспатенте тем же порядком, что и сам договор (пункт 2 статьи 1232 ГК РФ); без регистрации эти изменения не имеют силы для третьих лиц.
Можно ли в одном договоре сочетать исключительную и неисключительную лицензию?
Да. Лицензионный договор может предусматривать разный режим для разных способов использования: например, исключительную лицензию — на одни товары или услуги, а неисключительную — на другие (статья 1236 ГК РФ).
Краткая сводка: лицензионный договор на товарный знак
- Существенные условия — предмет (товарный знак с номером и датой свидетельства), способы использования, а для возмездного договора — цена или порядок её определения (пункты 5, 6 статьи 1235 ГК РФ).
- Договор заключается письменно и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте (статья 1490, пункт 2 статьи 1232 ГК РФ; порядок — постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416); без регистрации предоставление права не действует для третьих лиц.
- Если вид лицензии не указан — она неисключительная; территория без оговорки — вся Россия; срок без оговорки — пять лет, но не дольше срока действия знака (статьи 1235, 1236, 1491 ГК РФ).
- За качество товаров лицензиата, маркированных чужим знаком, лицензиар и лицензиат отвечают солидарно (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ).
- Использование знака за пределами договора или без регистрации — это уже незаконное использование товарного знака с компенсацией от 10 тысяч до 5 миллионов рублей (статьи 1252, 1515 ГК РФ).
- При существенной просрочке оплаты лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и взыскать убытки (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ).
Таким образом, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака защищает интересы обеих сторон только при соблюдении трёх условий: полный набор существенных условий, письменная форма и обязательная государственная регистрация в Роспатенте, плюс чёткое согласование вида лицензии, территории, срока и порядка контроля качества. Пропуск любого из них переводит спор из плоскости договорных обязательств в плоскость ответственности за незаконное использование товарного знака — с более высокими рисками для обеих сторон.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Г)
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
