Лицензионный договор и договор коммерческой концессии: основные различия, правовые аспекты

Коротко: по лицензионному договору передаётся право использования отдельного объекта интеллектуальной собственности (статья 1235 Гражданского кодекса РФ), а по договору коммерческой концессии — комплекс прав, в который обязательно входит товарный знак, и только между предпринимателями (статья 1027 Гражданского кодекса РФ).

Ниже приведён подробный разбор различий двух договоров: что можно передать по каждому из них, кто вправе их заключать, как оформляется регистрация в Роспатенте, как платят вознаграждение и кто отвечает перед покупателем за качество.

Чем лицензионный договор отличается от договора коммерческой концессии?

Оба договора — способы распоряжения исключительным правом (статья 1233 Гражданского кодекса РФ), и ни один из них не переносит само исключительное право: правообладатель им и остаётся, партнёр получает лишь право использования в оговорённых пределах. Пункт 4 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ указывает, что к концессии применяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит главе 54 Кодекса и существу договора: концессия построена на лицензионной конструкции, но подчинена дополнительным, более жёстким требованиям.

Что передаётся по каждому договору и почему без товарного знака концессии не будет?

По лицензионному договору лицензиар предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах (пункт 1 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ); закрытый перечень таких объектов приведён в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Существенные условия лицензии — предмет (какой именно объект, с номером патента или свидетельства, если он зарегистрирован) и способы использования: способ, прямо не указанный в договоре, лицензиату не переходит.

Предмет концессии шире и жёстче. Пункт 1 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ описывает его как комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты — коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Если права на товарный знак или знак обслуживания в комплексе нет, договор не является договором коммерческой концессии: суды в такой ситуации либо признают его незаключённым, либо квалифицируют отношения по правилам о лицензионном договоре, а вместе с квалификацией меняются и последствия — от порядка регистрации до ответственности перед потребителем.

Отдельно стоит развеять давнее заблуждение: передать по концессии фирменное наименование нельзя. В действующей редакции статьи 1027 Гражданского кодекса РФ его среди объектов комплекса нет, а пункт 2 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ прямо запрещает распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе предоставление другому лицу права его использования. Роль «вывески» в концессии играют товарный знак и коммерческое обозначение.

Типовой набор того, что реально получает партнёр по договору коммерческой концессии:

• право использования товарного знака или знака обслуживания — обязательный элемент комплекса;
• право использования коммерческого обозначения — названия торговой точки, кафе, салона;
• секрет производства (ноу-хау): рецептуры, стандарты обслуживания, регламенты;
• права на объекты авторского права — дизайн, оформление, программное обеспечение сети;
• техническую и коммерческую документацию и инструктаж работников (пункт 1 статьи 1031 Гражданского кодекса РФ).

Кто может заключить договор и нужно ли регистрировать его в Роспатенте?

Сторонами договора коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (пункт 3 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ); некоммерческая организация или гражданин без статуса предпринимателя такой договор заключить не вправе. Для лицензионного договора подобного ограничения нет, а использовать полученное право можно в любых целях, если договор их не сузил.

Регистрация касается не самого договора, а предоставления права использования. По зарегистрированным объектам — товарным знакам, изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам — предоставление права подлежит государственной регистрации в Роспатенте (пункт 2 статьи 1232, пункт 2 статьи 1028 Гражданского кодекса РФ). Если это требование не соблюдено, предоставление права считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ): договор не исчезает, но законно пользоваться товарным знаком партнёр не может, а платежи за «непереданное» право становятся предметом спора. Разъяснения по применению части четвёртой Гражданского кодекса РФ даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.

Практический порядок действий при оформлении отношений под чужим брендом:

1. Проверить, зарегистрирован ли товарный знак и действует ли он: без действующего знака концессия невозможна.
2. Выбрать конструкцию: один объект и минимум вмешательства — лицензия; комплекс прав, стандарты и контроль качества — концессия.
3. Составить договор письменно, указав предмет, способы использования, территорию, срок и размер вознаграждения.
4. Подать в Роспатент заявление о регистрации предоставления права использования (по концессии эта обязанность по умолчанию лежит на правообладателе — пункт 2 статьи 1031 Гражданского кодекса РФ).
5. Начинать использование бренда только после регистрации предоставления права.

Как устроено вознаграждение и может ли договор быть безвозмездным?

Договор коммерческой концессии всегда возмездный: слова «за вознаграждение» включены в само его определение (пункт 1 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ). Формы выплаты перечислены в статье 1030 Гражданского кодекса РФ — фиксированные разовые платежи (паушальный взнос), периодические платежи (роялти), отчисления от выручки, наценка на оптовую цену товаров. Комбинировать формы можно, но условие о вознаграждении должно быть определённым.

Лицензионный договор может быть и возмездным, и безвозмездным, но безвозмездность нужно прямо прописать: по общему правилу лицензиат обязан уплатить вознаграждение (пункт 5 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ). Здесь же типичная ошибка — если договор возмездный, а размер вознаграждения или порядок его определения не указаны, договор считается незаключённым, и правило о цене при сравнимых обстоятельствах (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ) не применяется. Между коммерческими организациями к тому же не допускается безвозмездное предоставление права на условиях исключительной лицензии на весь срок действия исключительного права и на территории всего мира (пункт 5.1 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ).

Важен и вид лицензии. Статья 1236 Гражданского кодекса РФ различает простую (неисключительную), при которой лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам, и исключительную, при которой он это право утрачивает. Если вид в договоре не указан, лицензия предполагается простой: рассчитывать на эксклюзивность «по умолчанию» нельзя. Срок лицензии не может превышать срок действия исключительного права, а если он не определён — договор считается заключённым на пять лет (пункт 4 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ).

Кто отвечает перед покупателем за качество и что обязан контролировать правообладатель?

Это различие самое дорогое по последствиям. Владелец бренда, отдавший его во франшизу, отвечает перед покупателями партнёра: по требованиям о несоответствии качества товаров, работ или услуг, продаваемых, выполняемых или оказываемых пользователем по договору концессии, правообладатель несёт субсидиарную ответственность, а по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции правообладателя, — солидарную (статья 1034 Гражданского кодекса РФ). В лицензионных отношениях лицензиар за действия лицензиата перед третьими лицами, по общему правилу, не отвечает.

Обратная сторона этой ответственности — контроль. Если договором не предусмотрено иное, правообладатель обязан обеспечить регистрацию предоставления права, оказывать постоянное техническое и консультативное содействие, включая обучение работников, и контролировать качество товаров, работ и услуг пользователя (пункт 2 статьи 1031 Гражданского кодекса РФ). Пользователь, в свою очередь, обязан использовать средства индивидуализации указанным в договоре образом, обеспечивать соответствие качества, соблюдать инструкции правообладателя, не разглашать секреты производства и наиболее очевидным для покупателей способом сообщать им, что работает под брендом по договору коммерческой концессии (статья 1032 Гражданского кодекса РФ).

Ограничения, которыми стороны закрепляют «территорию» франшизы, допустимы не любые. Статья 1033 Гражданского кодекса РФ разрешает договориться о неконкуренции, об отказе правообладателя выдавать аналогичные комплексы прав на закреплённой территории, о согласовании оформления помещений. Но условия, по которым правообладатель определяет цену продажи товаров пользователем либо ограничивает круг покупателей категорией или местонахождением, ничтожны, а прочие ограничения могут быть признаны недействительными при противоречии антимонопольному законодательству.

Что выбрать под свою задачу — лицензию или концессию?

Выбор определяется не названием в шапке документа, а содержанием отношений: если фактически передан комплекс прав с товарным знаком для работы под единым брендом, суд оценит договор как концессию со всеми её последствиями, как бы он ни назывался.

• Лицензионный договор подойдёт, когда нужно разрешить использование конкретного объекта — программы, технологии, изображения, товарного знака — без вовлечения в чужой бизнес и без ответственности за качество чужих товаров и услуг.
• Договор коммерческой концессии нужен, когда партнёр открывает точку под вашим брендом и воспринимается покупателем как часть сети: тогда без контроля качества и ответственности по статье 1034 Гражданского кодекса РФ обойтись не получится.
• Если товарного знака ещё нет или он не зарегистрирован, концессия невозможна: сначала регистрация знака, затем франшиза.
• Некоммерческой организации или гражданину без статуса предпринимателя доступен только лицензионный договор.
• Смешивать конструкции — «лицензия плюс услуги по сопровождению» — рискованно: отношения могут быть переквалифицированы в концессию, а незарегистрированное предоставление права окажется несостоявшимся.

Частые вопросы

Может ли пользователь передать полученные права дальше?

Да, но только если это прямо разрешено договором. По концессии пользователь вправе заключать договоры коммерческой субконцессии, а договором может быть предусмотрена его обязанность предоставить определённое число таких прав (статья 1029 Гражданского кодекса РФ). В лицензионных отношениях аналог — сублицензионный договор, для которого нужно письменное согласие лицензиара, а объём прав сублицензиата не может превышать полученный лицензиатом (статья 1238 Гражданского кодекса РФ).

Что будет, если стороны не зарегистрировали предоставление права в Роспатенте?

Предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ). На практике это означает, что пользователь не приобрёл законного права на бренд, а уплаченные им паушальный взнос и роялти становятся предметом спора о неосновательном обогащении. Регистрацию по договору концессии по умолчанию обеспечивает правообладатель (пункт 2 статьи 1031 Гражданского кодекса РФ), но договором эту обязанность можно переложить на пользователя.

Обязан ли лицензиат отчитываться об использовании объекта?

По общему правилу да: лицензиат представляет лицензиару отчёты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное (статья 1237 Гражданского кодекса РФ). Использование за пределами предоставленных прав влечёт ответственность за нарушение исключительного права, а при существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

Можно ли выйти из договора коммерческой концессии досрочно?

Договор без указания срока каждая из сторон вправе расторгнуть, уведомив другую за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок (пункт 1 статьи 1037 Гражданского кодекса РФ). Если предусмотрен отказ с уплатой отступного, выйти можно и из срочного договора, уведомив партнёра за тридцать дней (пункт 1.1 той же статьи). При прекращении права на объект комплекса пользователь вправе требовать уменьшения вознаграждения (статья 1040 Гражданского кодекса РФ).

Сохранится ли франшиза, если бренд сменит владельца?

Да. Переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии: новый правообладатель становится стороной договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему праву (статья 1038 Гражданского кодекса РФ). Аналогичное правило действует и для лицензии: переход исключительного права не влечёт расторжения заключённого прежним правообладателем лицензионного договора (пункт 7 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ).

Краткая сводка: лицензия и концессия в шести тезисах

• Лицензионный договор — право использования отдельного объекта интеллектуальной собственности в пределах, прямо указанных в договоре (пункт 1 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ).
• Договор коммерческой концессии — комплекс прав, обязательно включающий товарный знак или знак обслуживания, и только между коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями (пункты 1 и 3 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ).
• Фирменное наименование не передаётся ни по одному из договоров: распоряжение исключительным правом на него запрещено (пункт 2 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ).
• Предоставление права использования зарегистрированного объекта регистрируется в Роспатенте, иначе оно считается несостоявшимся (пункт 2 статьи 1028, пункты 2 и 6 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ).
• Концессия всегда возмездна (статьи 1027 и 1030 Гражданского кодекса РФ); лицензия может быть безвозмездной, но при возмездности без условия о размере вознаграждения договор считается незаключённым (пункт 5 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ).
• По концессии правообладатель контролирует качество и отвечает перед покупателями субсидиарно, а по требованиям к пользователю как изготовителю его продукции — солидарно (пункт 2 статьи 1031, статья 1034 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, лицензионный договор — инструмент точечный: он разрешает использовать конкретный результат интеллектуального труда, не втягивая правообладателя в чужой бизнес. Договор коммерческой концессии — инструмент масштабирования: он передаёт партнёру бренд и бизнес-модель, но возлагает на владельца бренда контроль качества и ответственность перед покупателями по статье 1034 Гражданского кодекса РФ. Конструкцию выбирают по фактическому содержанию отношений, а предоставление права по обоим договорам своевременно регистрируют в Роспатенте.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность
• Разработка лицензионного договора на товарный знак
• Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте