Залог интеллектуальной собственности: оформление и риски

Интеллектуальная собственность (ИС) всё чаще рассматривается бизнесом как полноценный актив, который может использоваться не только для извлечения прибыли, но и в качестве обеспечения по обязательствам. Залог ИС позволяет привлечь финансирование без вывода из оборота денежных средств и без использования традиционных видов обеспечения (недвижимости, оборудования и т.д.). Разберёмся, как правильно оформить залог исключительных прав и какие риски при этом необходимо учитывать с точки зрения действующего законодательства РФ.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, в частности ст. 358.18 ГК РФ, предметом залога могут быть исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечисленные в ст. 1225 ГК РФ. К ним относятся: товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных, произведения науки, литературы и искусства, а также секреты производства (ноу-хау). При этом в залог могут передаваться только имущественные права. Личные неимущественные права (например, право авторства) неотчуждаемы и не могут быть предметом залога.

Порядок оформления залога зависит от вида объекта. Если исключительное право подлежит государственной регистрации, то и залог такого права также подлежит государственной регистрации в соответствии с нормами части четвертой ГК РФ. На первом этапе стороны заключают договор залога. В нём необходимо определить: предмет договора (с указанием конкретного объекта и его идентифицирующих данных — номера свидетельства, даты регистрации и т.п.); оценку стоимости исключительного права (как правило, с привлечением независимого оценщика); существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого обязательства; права и обязанности сторон с учётом общих положений о залоге (ст. 334–356 ГК РФ); условия обращения взыскания на предмет залога; срок действия договора.

Далее, при необходимости, осуществляется государственная регистрация залога. Она обязательна, в частности, для товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (через Роспатент), а также для программ для ЭВМ и баз данных — в случае, если такие права зарегистрированы. Для регистрации представляется заявление и договор залога (или выписка из него), после чего в соответствующий государственный реестр вносится запись об обременении.

После установления залога залогодатель, как правило, сохраняет право использовать объект в своей деятельности, если иное не предусмотрено договором. В соответствии с п. 4 ст. 358.18 ГК РФ, он вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем распоряжение исключительным правом (включая его отчуждение или предоставление прав использования по лицензии) может быть ограничено условиями договора залога и на практике нередко требует согласия залогодержателя.

Использование интеллектуальной собственности в качестве предмета залога связано с рядом специфических рисков как для залогодателя, так и для залогодержателя.

Для залогодателя основные риски включают: утрату контроля над активом — в случае неисполнения обязательства возможно обращение взыскания на исключительное право; снижение стоимости актива вследствие изменения рыночной конъюнктуры, появления конкурирующих решений или изменений законодательства; ограничение способов коммерциализации, если договор предусматривает необходимость согласования лицензирования или иных сделок; а также значительные затраты на оценку и оформление залога.

Для залогодержателя (кредитора) характерны следующие риски: сложность объективной оценки стоимости ИС, поскольку она во многом зависит от прогнозируемых доходов; низкая ликвидность — реализация исключительных прав может занять значительное время; риск оспаривания или прекращения правовой охраны (например, при выявлении нарушений прав третьих лиц); быстрое устаревание технологий и брендов; а также сложности, связанные с обращением взыскания и последующей реализацией таких прав.

С целью минимизации рисков сторонам рекомендуется предпринять ряд практических мер. В первую очередь необходимо провести правовую проверку: убедиться в наличии и действительности исключительного права, отсутствии обременений и судебных споров. Также целесообразно привлекать оценщиков, имеющих опыт работы с соответствующими видами ИС. Особое значение имеет тщательная проработка условий договора: следует определить порядок использования объекта, условия лицензирования, требования к поддержанию правовой охраны и механизмы контроля за стоимостью актива. В ряде случаев оправдано использование комбинированного обеспечения — наряду с залогом ИС могут применяться иные способы обеспечения обязательств в рамках положений главы 23 ГК РФ. Дополнительно рекомендуется регулярно проводить переоценку актива и при необходимости корректировать условия финансирования.

Залог интеллектуальной собственности представляет собой перспективный инструмент привлечения финансирования, особенно для инновационных и технологических компаний. Вместе с тем его применение требует внимательной юридической проработки, корректной оценки актива и учёта специфических рисков. При заключении соответствующих сделок важно опираться на положения Гражданского кодекса РФ (в частности, ст. 1225, 334–356, 358.18 ГК РФ) и учитывать сложившуюся правоприменительную практику.

Перед оформлением залога интеллектуальной собственности рекомендуется получить квалифицированную юридическую консультацию. Профессиональное сопровождение позволяет снизить риски и выстроить структуру сделки с учётом интересов сторон.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (С)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.