Как доказать фактическое использование товарного знака, если конкурент требует его аннулирования за неиспользование

Ситуация, когда конкурент подаёт в Суд по интеллектуальным правам иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, представляет собой одну из самых серьёзных угроз для правообладателя. Проигрыш в таком споре означает полную утрату исключительного права на знак в отношении всех или части товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован. Однако закон предоставляет правообладателю возможность защитить свой знак — для этого необходимо доказать суду, что использование имело место. В настоящей статье рассматриваются правовые основания для аннулирования знака за неиспользование, критерии надлежащего использования, виды допустимых доказательств, распределение бремени доказывания, а также актуальная судебная практика и практические рекомендации по формированию доказательственной базы.

Правовое основание для досрочного прекращения охраны товарного знака закреплено в статье 1486 Гражданского кодекса РФ. Согласно этой норме, правовая охрана может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение трёх лет. При этом важно учитывать, что суд оценивает период, непосредственно предшествующий дате направления истцом предложения правообладателю, а не просто три года, отсчитываемые от даты подачи иска. Иск о досрочном прекращении правовой охраны может быть подан любым заинтересованным лицом. Истец должен доказать не только факт неиспользования знака ответчиком, но и наличие у себя реального намерения использовать спорный товарный знак в своём бизнесе для однородных товаров. Ключевое правило распределения бремени доказывания заключается в том, что обязанность подтвердить факт использования товарного знака лежит на правообладателе (ответчике по иску). Именно он должен представить суду убедительные доказательства того, что знак использовался в течение указанного трёхлетнего периода.

Для целей применения статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, использованием признаётся размещение знака на товарах, этикетках, упаковках; ввоз товаров с этим знаком на территорию РФ; предложение о продаже; продажа товаров; выполнение работ или оказание услуг; использование в рекламе, а также в сети Интернет. Ключевой критерий — использование должно быть фактическим, а не мнимым, и непосредственно связанным с введением товара в оборот. При этом изготовление товара с нанесением знака само по себе не является достаточным доказательством для целей статьи 1486 ГК РФ: необходимо подтвердить, что товар был введён в гражданский оборот. Договор поставки и накладные, подтверждающие лишь производство товара третьим лицом и его передачу правообладателю, не считаются надлежащими доказательствами. Ввоз товара на территорию РФ при отсутствии доказательств его непосредственного введения в оборот также не может признаваться использованием. Кроме того, использование знака не для тех товаров, для которых он зарегистрирован, не свидетельствует об использовании — правообладатель обязан доказать использование в отношении каждого товара, по которому истец доказал свою заинтересованность. При этом, если товарный знак является широко известным, суд может учесть использование в отношении одних товаров как доказательство использования в отношении однородных. Также важно учитывать, что использование знака в изменённом виде может не быть признано судом, если внесённые изменения (например, другой шрифт, замена ключевого элемента) настолько существенны, что потребитель воспринимает обозначение как иное.

Правообладатель может представить широкий спектр доказательств, подтверждающих фактическое использование. Наиболее убедительными считаются документы, свидетельствующие о введении товаров в гражданский оборот: договоры купли‑продажи и поставки с контрагентами, в которых указан товарный знак; товарные накладные, счета‑фактуры, акты приёма‑передачи; кассовые чеки (в судебной практике (Дело № А68‑1655/2021. Решение Арбитражного суда Тульской области от 29 декабря 2021 года, Дело № А65‑31978/2024. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 4 февраля 2025 года) они признаются надлежащим доказательством); экспортные и импортные декларации. В качестве доказательств также принимаются документы о рекламе и продвижении: договоры на размещение рекламы с указанием товарного знака, материалы рекламных кампаний, каталоги, буклеты, прайс‑листы с изображением знака, публикации в сети Интернет — на сайте правообладателя, страницах в соцсетях, в интернет‑магазинах. Подойдут и документы о производстве и маркировке: договоры с производителями на изготовление товаров с нанесением знака, акты приёма‑передачи готовой продукции с маркировкой, фотографии товаров, этикеток, упаковки с товарным знаком (желательно с привязкой к дате), а также образцы товаров, которые могут быть представлены в суд в качестве вещественных доказательств. Могут быть представлены и лицензионные договоры о предоставлении права использования знака третьим лицам или договоры франчайзинга, однако суды тщательно проверяют их на предмет мнимости: если лицензиат фактически не вводил товары в оборот, договор может быть признан мнимым и не будет принят в качестве доказательства. Бухгалтерская и налоговая отчётность, подтверждающая получение доходов от реализации товаров под спорным знаком, также принимается во внимание. Кроме того, полезными могут оказаться внутренние документы правообладателя — приказы о запуске товарной линейки, отчёты маркетологов, а также переписка с контрагентами, подтверждающая намерения ввести товар в оборот.

Период, за который правообладатель должен доказать использование, составляет три года, предшествующие дате направления предложения о прекращении охраны. При этом для сохранения правовой охраны достаточно подтвердить хотя бы один факт использования в течение этого периода — закон не требует непрерывного использования каждый день. Если правообладатель не использовал знак по не зависящим от него обстоятельствам, эти обстоятельства могут быть приняты судом во внимание, однако бремя доказывания таких причин также лежит на правообладателе. К числу уважительных причин могут относиться производственные трудности, экономический кризис, повлёкший снижение спроса, сбои в цепочках поставок сырья или комплектующих, реорганизация производства, форс‑мажорные обстоятельства. Однако суды оценивают подобные доводы критически и требуют их документального подтверждения — например, актов о форс‑мажоре, писем от поставщиков о срыве поставок, приказов о временной приостановке производства, финансовой отчётности и иной подтверждающей документации.

Вопрос об уважительных причинах неиспользования нередко становится предметом судебного разбирательства. В ноябре 2023 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков. В этом Обзоре, в частности, разъясняется, что само по себе неиспользование товарного знака не свидетельствует о злоупотреблении правом. Временное неиспользование, обусловленное объективными причинами, не может рассматриваться как злоупотребление правом со стороны владельца, но требует тщательного документального обоснования.

Актуальная судебная практика подтверждает серьёзность последствий неиспользования знака. Например, решением Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2024 года по делу № СИП‑222/2024 была досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков, поскольку ответчик не подтвердил фактическое использование спорных знаков, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность. В другом деле суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав, что договор поставки и накладные, подтверждающие лишь производство товара третьим лицом и его передачу правообладателю, не подтверждают использование товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ. В то же время в ряде дел суд отказывал в удовлетворении требований о досрочном прекращении охраны, признавая доказанным факт использования. При этом правовая охрана может быть прекращена и в отношении части товаров: если правообладатель не представил доказательств использования в отношении конкретных товаров и не доказал, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, суд прекращает охрану именно в этой части. Если же правообладатель доказал использование хотя бы по одному товару из перечня регистрации, охрана сохраняется в отношении этого товара, а в отношении остальных, по которым доказательств нет, может быть прекращена.

Для успешной защиты своих прав правообладателям рекомендуется систематически формировать «досье использования» товарного знака на постоянной основе. В него следует включать копии договоров с контрагентами, товаросопроводительные документы, рекламные материалы, скриншоты страниц сайта и соцсетей с датами публикаций, а также иные подтверждающие документы. Если знак зарегистрирован для широкого перечня товаров, а фактически используется лишь для части из них, существует риск частичного прекращения охраны — в отношении неиспользуемых товаров. В эпоху цифровой экономики доказательства использования в Интернете приобретают особое значение, поэтому важно обеспечивать нотариальное заверение скриншотов или использовать специализированные сервисы фиксации интернет‑страниц. Если правообладатель предоставляет право использования знака третьим лицам, необходимо убедиться, что лицензиат фактически вводит товары в гражданский оборот, поскольку мнимые лицензионные договоры не только не помогут в суде, но и могут быть расценены как злоупотребление правом. При наличии уважительных причин неиспользования их следует заблаговременно и тщательно документировать.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием — серьёзная угроза, которая может лишить правообладателя исключительного права на знак, в который были вложены значительные средства. Однако при грамотном подходе эта угроза может быть нейтрализована. Успех в суде зависит от трёх ключевых факторов: наличия у правообладателя доказательств фактического (не мнимого) использования знака способами, непосредственно связанными с введением товара в гражданский оборот; относимости доказательств к тем товарам и услугам, для которых знак зарегистрирован и по которым заявлен иск; охвата доказательствами трёхлетнего периода, предшествующего направлению предложения о прекращении охраны (достаточно подтвердить хотя бы один факт использования в этом периоде). Правообладателям рекомендуется систематически формировать и хранить доказательственную базу использования своих товарных знаков, а при получении иска о досрочном прекращении правовой охраны незамедлительно обращаться к квалифицированным патентным поверенным или юристам по интеллектуальной собственности для формирования эффективной линии защиты.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (С)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.