Особенности международной регистрации товарного знака напрямую в отдельные страны: правовые основания по законодательству РФ

Коротко: закон РФ не обязывает пользоваться Мадридской системой — товарный знак можно зарегистрировать напрямую в патентном ведомстве нужной страны, минуя ВОИС. Право выбора между способами закреплено ст. 1507 ГК РФ и ст. 6 Парижской конвенции.

Ниже — разбор того, чем прямая (национальная) регистрация товарного знака отличается от международной регистрации по Мадридской системе, как сохранить приоритет заявки при подаче в нескольких странах и что учесть в налоговом и валютном контроле при работе с иностранными патентными поверенными.

Можно ли зарегистрировать товарный знак в другой стране напрямую, минуя Мадридскую систему?

Да. Исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в России, действует только на территории Российской Федерации (ст. 1479 ГК РФ) и не распространяется на другие страны автоматически. Чтобы получить охрану за рубежом, правообладатель может выбрать один из двух законных путей: подать международную заявку по Мадридской системе либо обратиться напрямую в национальное патентное ведомство той страны, где нужна защита. Оба варианта прямо предусмотрены российским законодательством — ст. 1507 ГК РФ устанавливает, что российские юридические лица и граждане РФ вправе как зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах напрямую, так и осуществить его международную регистрацию, и не отдаёт приоритета ни одному из способов.

Дополнительное основание для прямой регистрации — сама Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, участницей которой является Россия. Пункт 1 статьи 6 конвенции закрепляет, что условия подачи заявки и регистрации товарного знака каждая страна-участница определяет самостоятельно, своим национальным законодательством. Российское право этим правом воспользоваться не запрещает: заявитель, обращаясь напрямую в зарубежное ведомство (например, патентное ведомство Китая или Патентное ведомство США), действует в рамках закона той страны, а не выходит за пределы своих прав по законодательству РФ. Само понятие товарного знака и момент возникновения исключительного права на него (ст. 1477 ГК РФ) подробно разобраны в материале «Что такое товарный знак? Когда возникает исключительное право на товарный знак, и кто может быть его правообладателем?».

В чём разница между прямой регистрацией и Мадридской системой?

У обоих способов общая правовая основа — ст. 1507 ГК РФ, но дальше процедуры расходятся. Ключевые различия сведены в таблице.

Прямая регистрация обычно целесообразна, если нужная страна не входит в Мадридскую систему, если для конкретного бренда важны особенности национальной процедуры (например, иной перечень классов товаров или иной порядок экспертизы), либо если требуется более быстрая и предсказуемая охрана именно на одном рынке. Мадридская система выгоднее при выходе сразу на несколько рынков-участников: одна заявка, одна пошлина в единой валюте и единое продление регистрации вместо ведения нескольких самостоятельных дел. Роль местного или международного патентного поверенного в обоих случаях существенна — подробнее о том, зачем он нужен и что входит в его работу, разобрано в материале «Патентные поверенные: кто они и зачем нужны?».

Как проходит международная регистрация товарного знака по Мадридской системе?

Международная заявка подаётся в ведомство страны происхождения (для российского заявителя — через Роспатент, ст. 1507 ГК РФ), которое направляет её в Международное бюро ВОИС. Если заявка отвечает установленным требованиям, включая уплату международной пошлины, Международное бюро вносит знак в Международный реестр, публикует сведения о международной регистрации в официальном бюллетене и уведомляет об этом каждую указанную в заявке страну.

1. Ведомство каждой указанной страны рассматривает международную регистрацию по своим правилам и в свои сроки.
2. Оно вправе вынести решение о предварительном отказе в охране — полном (по всем товарам и услугам) или частичном (по части из них).
3. Об отказе ведомство извещает Международное бюро, которое уведомляет ведомство страны происхождения и владельца регистрации.
4. Дальнейшая процедура по отказу — сроки на подачу возражения или апелляции, орган для обращения, необходимость местного представителя — определяется законодательством именно той страны, которая вынесла отказ, а не ВОИС и не ведомством происхождения.

Как сохранить приоритет заявки при регистрации в нескольких странах?

Статья 4 Парижской конвенции закрепляет право конвенционного приоритета: лицо, правильно подавшее заявку на товарный знак в одной из стран-участниц, при подаче заявки в других странах-участницах может воспользоваться датой первой (российской) заявки как датой приоритета. Для товарных знаков и промышленных образцов этот срок составляет шесть месяцев с даты первой подачи; день подачи в этот срок не включается. На уровне российского законодательства это право закрепляет ст. 1495 ГК РФ — конвенционный и выставочный приоритет товарного знака.

Право приоритета работает независимо от того, каким способом подаётся последующая заявка — напрямую в национальное ведомство или через Мадридскую систему: значение имеет лишь то, что первая заявка была подана правильно оформленной и в установленный шестимесячный срок заявлен приоритет по ней. Если срок пропущен, заявка в другой стране всё равно может быть подана — но датой приоритета будет считаться дата её фактической подачи в этой стране, а не дата первой российской заявки.

Признаётся ли в России товарный знак, зарегистрированный только за рубежом?

Пункт 2 статьи 6 Парижской конвенции устанавливает принцип независимости охраны знака: регистрация товарного знака в одной из стран-участниц не может быть оспорена только на том основании, что знак не зарегистрирован в другой стране, включая страну происхождения заявителя. Это означает, что прямая или международная регистрация за рубежом юридически самостоятельна и действует независимо от того, зарегистрирован ли этот же знак в РФ.

На практике иностранная регистрация даёт правообладателю дополнительные возможности подтверждать свои права: при таможенном контроле, при защите от недобросовестной конкуренции на зарубежном рынке, при заключении внешнеэкономических контрактов. Так, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), который ведёт Федеральная таможенная служба на основании ст. 334 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», может учитывать и знак, зарегистрированный только за рубежом, если правообладатель подтверждает свои права соответствующим иностранным свидетельством.

Какие налоговые и валютные последствия возникают при прямой регистрации товарного знака за рубежом?

Гражданское законодательство не регулирует порядок регистрации знаков в иностранных ведомствах, но связанные с ней операции создают налоговые и валютные обязанности у российского правообладателя. Согласно п. 1 ст. 38 НК РФ, объектом налогообложения признаётся реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по уплате налога.

• Товарный знак, соответствующий критериям нематериального актива, — в том числе способности приносить организации экономические выгоды в будущем, — учитывается по правилам п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (утверждён приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н, обязателен к применению начиная с бухгалтерской отчётности за 2024 год); прежнее ПБУ 14/2007 с этой даты не применяется.
• Расходы на рекламу товарного знака за рубежом, понесённые для целей предпринимательской деятельности, учитываются в составе прочих расходов на основании подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ.
• Оплата услуг иностранного патентного поверенного, консультационных услуг и патентных пошлин в иностранной валюте — валютная операция, подпадающая под требования Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; уполномоченный банк ставит соответствующий контракт на учёт по правилам Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, если сумма обязательств по контракту превышает установленный порог.
• Доходы от последующей монетизации знака — например, от передачи прав по лицензионному договору иностранному контрагенту — российский правообладатель обязан учитывать при налогообложении в России; порядок регистрации самого лицензионного договора в Роспатенте разобран в материале «Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте».

Практический вывод: перед подачей заявки в конкретную страну стоит заранее оценить не только процедурные требования ведомства, но и то, как расходы и будущие доходы от товарного знака встанут на налоговый и валютный учёт в России — это не повод отказываться от прямой регистрации, но требует планирования вместе с бухгалтерией.

Частые вопросы

Нужен ли патентный поверенный для прямой регистрации товарного знака за рубежом?

Как правило, да: в большинстве стран иностранный заявитель не может подать заявку самостоятельно и должен действовать через местного патентного поверенного или иного уполномоченного представителя, требования к которому устанавливает законодательство этой страны (п. 1 ст. 6 Парижской конвенции).

Можно ли сочетать Мадридскую систему и прямую регистрацию в разных странах?

Да. Российское законодательство не ограничивает правообладателя в выборе — можно оформить международную регистрацию по Мадридской системе для одних стран и подать прямые заявки в странах, которые не участвуют в Мадридском соглашении или протоколе либо где прямая процедура для конкретного бренда выгоднее.

Что произойдёт, если пропущен шестимесячный срок конвенционного приоритета?

Заявку в другой стране всё равно можно подать, но приоритет по дате первой российской заявки уже не сохранится: датой приоритета будет считаться дата фактической подачи в этой стране (ст. 4 Парижской конвенции, ст. 1495 ГК РФ).

Обязательно ли регистрировать товарный знак в России, чтобы защитить его за рубежом?

Нет. Пункт 2 статьи 6 Парижской конвенции закрепляет независимость охраны знака в каждой стране-участнице, поэтому прямая или международная регистрация за рубежом юридически возможна и без регистрации того же знака в РФ, хотя для устойчивой защиты бренда обычно рекомендуют параллельную регистрацию и на внутреннем рынке.

Кто в России может подать заявку на регистрацию товарного знака за рубежом?

Согласно ст. 1507 ГК РФ, право на прямую регистрацию товарного знака в иностранном государстве или на его международную регистрацию имеют российские юридические лица и граждане РФ; международная заявка при этом подаётся через Роспатент.

Краткая сводка: прямая регистрация товарного знака за рубежом

• Российское законодательство не ограничивает выбор между Мадридской системой и прямой (национальной) регистрацией товарного знака за рубежом — право на оба варианта закреплено ст. 1507 ГК РФ.
• Условия национальной регистрации в каждой стране определяет её собственное законодательство — это прямо предусмотрено п. 1 ст. 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.
• Приоритет по дате первой российской заявки можно сохранить при подаче заявок в других странах в течение шести месяцев — ст. 4 Парижской конвенции, ст. 1495 ГК РФ.
• Регистрация товарного знака за рубежом юридически независима от его регистрации в РФ (п. 2 ст. 6 Парижской конвенции) и может дополнительно учитываться таможней при включении знака в ТРОИС (ст. 334 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ).
• Расходы на регистрацию и рекламу знака за рубежом и доходы от его использования отражаются в налоговом и бухгалтерском учёте (п. 4 ФСБУ 14/2022, подп. 28 п. 1 ст. 264 и п. 1 ст. 38 НК РФ), а расчёты с иностранными поверенными в валюте подпадают под валютный контроль (Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Таким образом, российское право однозначно допускает прямую регистрацию товарного знака в отдельных иностранных государствах и не обязывает пользоваться исключительно Мадридской системой. Выбор конкретного способа стоит делать по каждой стране отдельно — с учётом её участия в Мадридской системе, особенностей национальной процедуры, необходимости местного представителя и налоговых с валютными последствиями для российского правообладателя.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Международная регистрация товарного знака
• Международная регистрация товарного знака напрямую в указанные страны (национальная процедура)
• Международная регистрация товарного знака через ВОИС (Мадридский протокол)