Патентные поверенные: кто они и зачем нужны?

Коротко: Патентный поверенный — аттестованный и внесенный в реестр Роспатента представитель заявителя по патентам, товарным знакам и другим объектам интеллектуальной собственности (ст. 1247 ГК РФ, Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ). Для заявителей из-за рубежа его участие обязательно.

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.

Кто такой патентный поверенный и чем он отличается от обычного представителя?

Патентный поверенный — это гражданин, который прошел аттестацию и зарегистрирован в Реестре патентных поверенных Российской Федерации. Реестр ведет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — Роспатент; требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации установлены Федеральным законом от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных», а сама фигура такого представителя закреплена в ст. 1247 ГК РФ. Обычный представитель по доверенности тоже может подать документы за заявителя, но статус патентного поверенного дает ему то, чего у прочих представителей нет: подтвержденную государством квалификацию по конкретной специализации и право вести дела там, где закон допускает только аттестованного специалиста.

По сути патентный поверенный — это профессиональный посредник между правообладателем и государственным ведомством. Он переводит идею, техническое решение или обозначение на язык заявочных документов так, чтобы экспертиза увидела охраноспособный объект, а объем предоставленной охраны совпал с тем, что бизнес реально собирается защищать. Полномочия поверенного удостоверяются доверенностью (п. 3 ст. 1247 ГК РФ), а объем его действий определяется договором с доверителем.

Что делает патентный поверенный?

Профессиональная деятельность патентного поверенного охватывает широкий круг задач — от выбора формы охраны до сопровождения спора:

• Консультирование по стратегии охраны: что именно защищать — изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или ноу-хау, и какой режим даст результат при меньших издержках.
• Патентные исследования: проверка патентоспособности решения и патентной чистоты продукта, анализ уже выданных патентов и поданных заявок, оценка риска столкновения с чужими правами.
• Составление и подача заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, программ для ЭВМ и баз данных.
• Ведение делопроизводства по заявке: ответы на запросы и уведомления экспертизы Роспатента, ходатайства, корректировка формулы и перечня товаров, поддержание переписки в установленные сроки.
• Представление интересов в спорах об отказе в регистрации и о нарушении исключительных прав — в Палате по патентным спорам и в суде.
• Подготовка и регистрация договоров: лицензионных, коммерческой концессии (франчайзинга), об отчуждении исключительного права. Переход и предоставление права по таким договорам подлежат государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ).

Подробнее о том, какие именно результаты интеллектуальной деятельности охраняются патентом и какой объем прав он дает, мы разбирали в материале Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец: патентное право.

Обязательно ли обращаться к патентному поверенному?

Для российских заявителей участие патентного поверенного — право, а не обязанность: по п. 1 ст. 1247 ГК РФ заявитель вправе вести дела с Роспатентом самостоятельно, через патентного поверенного или через иного представителя. Но есть случай, когда закон не оставляет выбора.

Отсюда практический вывод: право обойтись без поверенного не означает, что это разумно. Ошибка в формуле изобретения или в перечне товаров по классам МКТУ обнаруживается уже после экспертизы, когда исправить ее без потери приоритета зачастую невозможно, а пошлины уже уплачены.

Как получают статус патентного поверенного?

Статус присваивается по итогам аттестации при соблюдении требований ст. 2 Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ:

1. Гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории России.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Высшее образование.
4. Не менее чем четырехлетний опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного по выбранной специализации.
5. Успешная сдача квалификационного экзамена — по правовым основам охраны интеллектуальной собственности и по процедурам делопроизводства.

Аттестация проводится по отдельным специализациям — изобретения и полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, программы для ЭВМ и базы данных, селекционные достижения. Специализация определяет, по каким объектам поверенный вправе вести дела: аттестованный по товарным знакам специалист не ведет патентную заявку на изобретение. После аттестации сведения о поверенном вносятся в Реестр патентных поверенных Российской Федерации, и с этого момента он вправе выступать в этом качестве перед ведомством.

Как проверить патентного поверенного до заключения договора?

Проверка занимает несколько минут и избавляет от главного риска — заплатить «специалисту», который статуса не имеет:

1. Спросите регистрационный номер в Реестре патентных поверенных Российской Федерации и сверьте фамилию и номер по открытому реестру Роспатента.
2. Посмотрите специализацию: она должна совпадать с вашим объектом (товарный знак, изобретение, промышленный образец, программа для ЭВМ).
3. Зафиксируйте в договоре объем поручения: только подача заявки или полное ведение делопроизводства до решения, включая ответы на запросы экспертизы.
4. Отдельно оговорите, кто платит пошлины и что происходит при отказе ведомства: возвращается ли часть вознаграждения, входит ли в цену подготовка возражения.
5. Оформите доверенность с четким перечнем полномочий (п. 3 ст. 1247 ГК РФ) — в том числе на подачу ходатайств и получение корреспонденции ведомства.

Что дает обращение к патентному поверенному?

• Меньше формальных отказов: заявка сразу составляется по требованиям ведомства, а спорные места снимаются до, а не после экспертизы.
• Экономия времени: грамотно подготовленный комплект документов проходит проверку без череды запросов, каждый из которых отодвигает получение охранного документа.
• Снижение правовых рисков: корректно сформулированная формула изобретения или перечень товаров сужает возможности будущего оспаривания патента или регистрации.
• Сохранение новизны: документы готовятся так, чтобы раскрыть решение ведомству, но не разгласить его публично до подачи заявки — преждевременное раскрытие способно лишить решение новизны.
• Готовность к спору: сведения из переписки с ведомством и материалы заявки становятся доказательственной базой, если дело дойдет до Палаты по патентным спорам или суда.

Отдельная задача, которую поверенный решает еще на входе, — выбор между регистрацией товарного знака и опорой на коммерческое обозначение. Разницу в объеме защиты мы разбирали в материале Товарный знак vs коммерческое обозначение: что защищает ваш бренд?.

Может ли патентный поверенный вести дело в суде?

Да, но в очерченных законом пределах. Патентные поверенные допускаются в качестве представителей в Суде по интеллектуальным правам по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 59 АПК РФ). Типичный маршрут такого спора: решение Роспатента об отказе — возражение в Палату по патентным спорам — заявление в Суд по интеллектуальным правам об оспаривании решения ведомства. Как это выглядит на практике, показано в материале Порядок оспаривания решения Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец из-за отсутствия новизны.

За пределами этой категории дел действуют общие правила о представительстве. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1252, 1301, 1515 ГК РФ), спор с недобросовестным конкурентом, а тем более уголовное дело о нарушении изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) или о незаконном использовании средств индивидуализации (ст. 180 УК РФ) — это работа адвоката. На практике сильная позиция складывается из связки: патентный поверенный отвечает за техническую и регистрационную сторону, адвокат — за процесс.

Частые вопросы

Сколько стоят услуги патентного поверенного?

Вознаграждение законом не установлено и определяется договором с доверителем. Отдельно от вознаграждения заявитель платит патентные и иные пошлины за юридически значимые действия ведомства: их перечень и размеры устанавливаются Правительством Российской Федерации (ст. 1249 ГК РФ). Поэтому в договоре стоит прямо указать, входят ли пошлины в цену услуг или оплачиваются сверх нее.

Нужно ли удостоверять доверенность у нотариуса?

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью (п. 3 ст. 1247 ГК РФ). Требования к ее форме зависят от того, кто ее выдает: доверенность от организации подписывает ее руководитель или иное уполномоченное лицо, доверенность от гражданина оформляется по общим правилам ст. 185 и 185.1 ГК РФ. Объем полномочий формулируется так, чтобы поверенный мог отвечать на запросы экспертизы без дополнительных документов.

Может ли один поверенный работать со всеми объектами интеллектуальной собственности?

Нет. Аттестация проводится по специализациям, и вести дела поверенный вправе в пределах той, по которой аттестован и внесен в Реестр патентных поверенных Российской Федерации. Специалист по товарным знакам не готовит заявку на изобретение, и наоборот. Если проект охватывает и технологию, и бренд, привлекают либо нескольких поверенных, либо специалиста с несколькими специализациями.

Кому принадлежат права на разработку, созданную работником?

Это отдельный вопрос, который решается до подачи заявки: заявителем должен быть тот, кому исключительное право принадлежит по закону и по документам. Правила о служебных результатах интеллектуальной деятельности закреплены в ст. 1295 и 1370 ГК РФ. Разбор ситуации — в материале Кто владеет интеллектуальной собственностью: сотрудник или работодатель?.

Что делать, если Роспатент отказал в регистрации?

Отказ не окончателен. Против решения ведомства подается возражение, которое рассматривается в административном порядке в Палате по патентным спорам, а решение по возражению оспаривается в Суде по интеллектуальным правам. Сроки подачи возражения и требования к его содержанию зависят от вида объекта, поэтому решение об обжаловании стоит принимать сразу после получения решения, а не в последние дни.

Краткая сводка: патентный поверенный и его роль

• Патентный поверенный — представитель заявителя перед Роспатентом; его статус, аттестация и регистрация урегулированы ст. 1247 ГК РФ и Федеральным законом от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных».
• Российский заявитель вправе вести дела сам, через патентного поверенного или через иного представителя (п. 1 ст. 1247 ГК РФ).
• Граждане, постоянно проживающие за пределами России, и иностранные юридические лица ведут дела только через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1247 ГК РФ).
• Полномочия поверенного удостоверяются доверенностью (п. 3 ст. 1247 ГК РФ), а вести дела он вправе только в пределах своей специализации по Реестру.
• В Суде по интеллектуальным правам патентный поверенный допускается представителем по спорам о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 59 АПК РФ); взыскание компенсации и уголовные дела по ст. 147 и 180 УК РФ ведет адвокат.
• Помимо вознаграждения поверенного заявитель оплачивает патентные и иные пошлины, размеры которых устанавливает Правительство Российской Федерации (ст. 1249 ГК РФ).

Таким образом, патентный поверенный — не технический исполнитель, а участник процедуры со своим правовым статусом: он аттестован, внесен в реестр и вправе вести дела с Роспатентом в пределах своей специализации, а для заявителей из-за рубежа его участие прямо предписано п. 2 ст. 1247 ГК РФ. Проверьте регистрацию и специализацию до заключения договора, четко опишите объем поручения и заранее решите, кто будет вести спор, если ведомство откажет или права будут нарушены, — тогда затраты на охрану интеллектуальной собственности превращаются в работающий актив, а не в стопку отказов.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Г)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность: услуги для бизнеса
• Проведение патентных исследований по одному объекту (изобретение, полезная модель, промышленный образец)
• Интеллектуальная собственность: помощь гражданам