Отчуждение исключительных прав: на что обратить внимание в договоре

Коротко: По договору об отчуждении исключительное право передается приобретателю в полном объеме и навсегда (статья 1234 Гражданского кодекса РФ). В возмездном договоре обязательно согласовать предмет и размер вознаграждения: без условия о вознаграждении такой договор считается незаключенным.

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.

Отчуждение исключительного права — одна из ключевых сделок в сфере интеллектуальной собственности. Правообладатель вправе распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону способом, в том числе передать его другому лицу по договору об отчуждении или предоставить право использования по лицензионному договору (пункт 1 статьи 1233 Гражданского кодекса РФ). Разница между этими двумя вариантами принципиальная: после отчуждения прежний правообладатель утрачивает исключительное право целиком и сам уже не может использовать объект без согласия нового владельца. Поэтому к тексту договора стоит подходить особенно внимательно.

Чем отчуждение исключительного права отличается от лицензии?

По договору об отчуждении одна сторона передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (пункт 1 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ). По лицензионному договору правообладатель лишь предоставляет право использования объекта в предусмотренных договором пределах, сохраняя исключительное право за собой (статья 1235 Гражданского кодекса РФ). Лицензия бывает простой (неисключительной) — когда лицензиар вправе выдавать лицензии и другим лицам — или исключительной (статья 1236 Гражданского кодекса РФ). Подробнее о видах лицензий и смежной конструкции франшизы мы писали в материале Лицензионный договор и договор коммерческой концессии: основные различия, правовые аспекты.

Отсюда практический вывод, который часто упускают: «отчуждение прав только для России» или «отчуждение на пять лет» — конструкции, которых закон не знает. Исключительное право по статье 1234 Гражданского кодекса РФ переходит в полном объеме, и любая попытка ограничить его территорией, сроком или отдельными способами использования переводит сделку в разряд лицензионных со всеми вытекающими последствиями. Если стороны действительно хотят передать право навсегда, в договоре должно быть прямо написано, что исключительное право передается в полном объеме.

Какие условия договора существенные и что будет, если их не согласовать?

Существенных условий у договора об отчуждении исключительного права два — предмет и, для возмездного договора, вознаграждение. Все остальное стороны определяют по своему усмотрению, но именно эти два пункта решают, заключен договор или нет.

• Предмет — конкретный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право на которое передается. Одного наименования недостаточно: для изобретения, полезной модели, промышленного образца указываются номер и дата выдачи патента, для товарного знака — номер свидетельства и перечень товаров и услуг по классам МКТУ, для зарегистрированной программы для ЭВМ или базы данных — номер свидетельства о государственной регистрации, для произведения — название, вид, автор и иные идентифицирующие признаки.
• Указание на полный объем. В договоре должно быть прямо написано, что исключительное право передается в полном объеме, иначе сделка будет квалифицирована как лицензионная (пункт 3 статьи 1233 Гражданского кодекса РФ).
• Размер вознаграждения или порядок его определения — для возмездного договора. Здесь действует жесткое правило пункта 3 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ: при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, а правила определения цены по пункту 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ не применяются. Сослаться на «обычную цену за аналогичные права» не получится — суд просто признает договор незаключенным.
• Безвозмездность — только если она прямо оговорена. Договор предполагается возмездным, поэтому условие о безвозмездности должно быть в тексте. При этом безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями не допускается, если Гражданским кодексом РФ не установлено иное (пункт 3.1 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ).

Вознаграждение может быть установлено фиксированной суммой, процентными отчислениями от дохода, полученного от использования объекта, или комбинацией этих способов. Важно, чтобы формулировка позволяла однозначно посчитать сумму: расплывчатое «стороны определят вознаграждение дополнительным соглашением» условие о вознаграждении не заменяет.

Когда переход права нужно регистрировать в Роспатенте?

Государственная регистрация нужна не всегда. По пункту 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ отчуждение исключительного права подлежит государственной регистрации в тех случаях, когда сам результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации. Регистрируется при этом не договор, а переход исключительного права.

Последствие несоблюдения требования о регистрации сформулировано в пункте 6 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ: переход исключительного права считается несостоявшимся. То есть договор сам по себе не становится недействительным — недействительной сделку делает только несоблюдение письменной формы (пункт 2 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ), — но право к приобретателю не переходит, и распорядиться им он не сможет. Сторонам стоит заранее договориться, кто подает заявление о регистрации и несет связанные с ней расходы: заявление может быть подано обеими сторонами договора либо одной из них.

Отдельное ограничение действует для товарных знаков: отчуждение исключительного права на товарный знак не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 2 статьи 1488 Гражданского кодекса РФ). На практике это встречается, когда товарный знак сходен с фирменным наименованием или коммерческим обозначением прежнего правообладателя либо когда отчуждается часть товаров из перечня свидетельства. Такой договор Роспатент не зарегистрирует. О смежных конфликтах обозначений мы рассказывали в материале Коллизия исключительных прав на товарный знак и права на фирменное наименование при наличии приоритета использования у разных лиц.

В какой момент исключительное право переходит к приобретателю?

По пункту 4 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ исключительное право переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если же переход права подлежит государственной регистрации, исключительное право переходит в момент государственной регистрации.

1. Стороны согласовывают предмет, объем (в полном объеме) и вознаграждение, подписывают договор в письменной форме.
2. Если объект не регистрируется — исключительное право переходит сразу в момент подписания, либо в иную дату, прямо указанную в договоре.
3. Если объект зарегистрирован — стороны подают в Роспатент заявление о государственной регистрации перехода исключительного права с необходимыми документами.
4. После внесения сведений в соответствующий государственный реестр право считается перешедшим; до этого момента правообладателем остается прежний владелец.

Из этого следует практическое правило: пока право не перешло, приобретатель не может ни использовать объект как правообладатель, ни защищать его от нарушителей способами, предусмотренными статьями 1250–1252 Гражданского кодекса РФ. Если объект нужен приобретателю до завершения регистрации, стороны отдельно оговаривают в договоре право использования на этот период. Что именно дает статус правообладателя, мы разбирали в материале Содержание исключительного права: понятие, правомочия правообладателя и способы защиты.

Что делать, если приобретатель не выплатил вознаграждение?

Последствия неуплаты зависят от того, успело ли исключительное право перейти к приобретателю. Обе ситуации описаны в пункте 5 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ.

Чтобы этим механизмом можно было воспользоваться, в договоре должен быть четко зафиксирован срок выплаты — без срока сложно доказать и просрочку, и существенность нарушения. Полезно также предусмотреть неустойку за нарушение срока оплаты и порядок направления претензии.

Что проверить в договоре перед подписанием?

Отчуждение исключительного права не затрагивает личные неимущественные права автора: право авторства и право автора на имя неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от них ничтожен (статья 1228 Гражданского кодекса РФ). Автором произведения или изобретения остается тот, чьим творческим трудом объект создан, независимо от того, сколько раз исключительное право сменит владельца. Именно поэтому попытка «купить авторство» юридической силы не имеет.

• Полномочия отчуждателя. Стоит убедиться, что он действительно правообладатель: проверить сведения государственного реестра для патента или товарного знака, а для произведения — цепочку договоров от автора либо документы о создании служебного произведения (статья 1295 Гражданского кодекса РФ) или служебного изобретения (статья 1370 Гражданского кодекса РФ).
• Обременения. Ранее выданные лицензии сохраняют силу при смене правообладателя, поэтому перечень действующих лицензионных договоров и залогов лучше зафиксировать в договоре прямо.
• Заверения и ответственность. Разумно включить заверения об отсутствии споров и притязаний третьих лиц и обязанность возместить убытки, если такие притязания все же будут предъявлены.
• Судьба зависимых объектов. При отчуждении прав на программное обеспечение отдельно оговариваются права на интерфейсы, графику, звуковое сопровождение и иные включенные объекты — иначе приобретатель получит не тот комплект прав, на который рассчитывал.
• Передача материального носителя и документации. Исходные коды, макеты, эскизы, оригиналы патентных документов передаются по акту — сама по себе передача вещи исключительное право не переносит (статья 1227 Гражданского кодекса РФ).
• Порядок действий на случай утраты права. Например, при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или признании патента недействительным по не зависящим от приобретателя основаниям стороны могут заранее договориться о возврате части вознаграждения.

Частые вопросы

Можно ли передать исключительное право безвозмездно?

Да, если условие о безвозмездности прямо написано в договоре: без такой оговорки договор считается возмездным и требует условия о вознаграждении. Исключение — отношения между коммерческими организациями: безвозмездное отчуждение исключительного права между ними не допускается, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное (пункт 3.1 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ).

Сохраняются ли ранее выданные лицензии после отчуждения права?

Да. Переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (пункт 7 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ). Приобретатель получает право уже обремененным действующими лицензиями, поэтому их перечень и условия стоит запросить до подписания договора.

Можно ли отчудить право на часть товаров из свидетельства на товарный знак?

Закон допускает отчуждение исключительного права на товарный знак как в отношении всех товаров, так и в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован (пункт 1 статьи 1488 Гражданского кодекса РФ). Но и в этом случае действует запрет на сделки, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 2 статьи 1488 Гражданского кодекса РФ).

Что делать, если объект использует третье лицо без разрешения?

Требовать защиты вправе тот, кому исключительное право принадлежит на момент нарушения (статья 1229 Гражданского кодекса РФ). Доступны признание права, пресечение нарушения, возмещение убытков, изъятие контрафактных носителей и публикация решения суда, а для ряда объектов — компенсация вместо убытков (статьи 1250–1252 Гражданского кодекса РФ). Поэтому в договоре полезно оговорить, кто предъявляет требования по нарушениям, совершенным до перехода права.

Нужно ли регистрировать отчуждение права на произведение или ноу-хау?

Нет. Авторское право на произведение возникает в силу его создания и не требует регистрации, поэтому договор об отчуждении исключительного права на произведение (статья 1285 Гражданского кодекса РФ) достаточно заключить в письменной форме. То же касается секрета производства. Регистрация нужна только для объектов, внесенных в государственный реестр (статья 1232 Гражданского кодекса РФ).

Краткая сводка: отчуждение исключительного права

• Исключительное право передается только в полном объеме; ограничение по территории, сроку или способам использования превращает договор в лицензионный (пункт 3 статьи 1233, статья 1234 Гражданского кодекса РФ).
• Форма договора — письменная, ее несоблюдение влечет недействительность договора (пункт 2 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ).
• В возмездном договоре обязательно условие о размере вознаграждения или порядке его определения; без него договор считается незаключенным, а пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ не применяется (пункт 3 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ).
• Между коммерческими организациями безвозмездное отчуждение исключительного права не допускается (пункт 3.1 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ).
• Право переходит в момент заключения договора, а если переход подлежит регистрации — в момент государственной регистрации; без регистрации переход считается несостоявшимся (пункт 4 статьи 1234, пункты 2 и 6 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ).
• При существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение прежний правообладатель требует перевода прав и убытков либо отказывается от договора — в зависимости от того, перешло ли право (пункт 5 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ).
• Право авторства и право автора на имя не отчуждаются ни при каких условиях (статья 1228 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, договор об отчуждении исключительного права требует точности в трех местах: предмет должен быть описан идентифицирующими признаками, в тексте должно быть прямо сказано о передаче права в полном объеме, а для возмездного договора — согласован размер вознаграждения или порядок его определения. Проверка полномочий отчуждателя, действующих лицензий и необходимости государственной регистрации перехода права до подписания договора избавляет стороны от большинства последующих споров.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Г)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность
• Интеллектуальные права
• Адвокат по договорам