Доверительное управление интеллектуальной собственностью: полномочия управляющего, отчётность, конфликт интересов

Коротко: Доверительное управление исключительным правом на объект интеллектуальной собственности оформляется письменным договором по общим правилам главы 53 Гражданского кодекса РФ с учётом статьи 1233 Гражданского кодекса РФ. Объём полномочий управляющего определяет договор, он обязан регулярно отчитываться перед правообладателем и отвечает за причинённые убытки.

Ниже — разбор того, какие права можно передать в управление, какими полномочиями управляющий располагает по умолчанию, как контролировать его через отчётность и что делать при конфликте интересов.

Какие права можно передать в доверительное управление?

Интеллектуальная собственность — ценный нематериальный актив, способный приносить доход через лицензирование, отчуждение или самостоятельное коммерческое использование. Когда у правообладателя нет ресурсов или компетенций для эффективного управления такими активами, применяется доверительное управление: управляющий на основании договора осуществляет управление имущественными правами в интересах правообладателя или указанного им выгодоприобретателя.

В доверительное управление можно передать исключительные права на произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, патентные права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), товарные знаки и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), а также права требования по лицензионным договорам и доходы от использования объектов ИС. Об оформлении прав на такие объекты — в материале «Оформление творческих работ и защита авторских прав».

Важно: в доверительное управление передаются имущественные (исключительные) права или отдельные правомочия в их составе, а не сами нематериальные объекты. Личные неимущественные права автора — право авторства, право на имя — неотчуждаемы и непередаваемы в силу статьи 1228 Гражданского кодекса РФ и в управление не поступают ни при каких условиях.

Какими нормами регулируется доверительное управление интеллектуальными правами?

Базовые правила устанавливает глава 53 Гражданского кодекса РФ — прежде всего статья 1012 Гражданского кодекса РФ, которая определяет само понятие доверительного управления и обязанность управляющего действовать в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя. Применительно к интеллектуальной собственности эти правила применяются вместе с частью четвёртой Гражданского кодекса РФ, включая статью 1233 Гражданского кодекса РФ о распоряжении исключительным правом, и нормами глав об отдельных объектах — произведениях, патентах, товарных знаках (в том числе относительно того, что такое товарный знак и когда на него возникает исключительное право).

Переданное в управление имущество обособляется от имущества управляющего: ведётся раздельный учёт, и на такие активы нельзя обратить взыскание по личным обязательствам управляющего — это одна из ключевых гарантий для правообладателя.

Договор заключается в письменной форме — несоблюдение этого требования влечёт его недействительность (статья 1017 Гражданского кодекса РФ). Срок действия стороны обязаны согласовать как одно из существенных условий договора; закон ограничивает его максимальную продолжительность пятью годами, а если ни одна из сторон не заявит о прекращении по истечении срока, договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях (статья 1016 Гражданского кодекса РФ). Если в управление передаются права на товарный знак или патент, обременение исключительного права по общему правилу отражается в реестре Роспатента — как и любой иной способ распоряжения таким правом (пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ).

Какие полномочия есть у управляющего и что требует отдельного согласия правообладателя?

Конкретный объём полномочий определяет договор. Как правило, управляющий вправе без дополнительного согласования:

• заключать лицензионные и сублицензионные договоры на управляемые объекты;
• обеспечивать государственную регистрацию сделок с правами на ИС, когда она обязательна;
• собирать и распределять доходы от использования объектов;
• контролировать соблюдение условий использования лицензиатами и вести мониторинг рынка на предмет нарушений;
• направлять претензии и обращаться в суд за защитой переданных прав;
• поддерживать правовую охрану — например, продлевать срок действия товарного знака.

Заключая сделки с переданными правами, управляющий действует от своего имени, но обязан указывать, что делает это в качестве доверительного управляющего: в письменных документах после его имени или наименования ставится пометка «Д.У.» (статья 1012 Гражданского кодекса РФ). Без такой пометки управляющий отвечает перед контрагентом лично, собственным имуществом, а не за счёт переданных в управление активов.

Таблица ниже показывает, какие действия обычно входят в полномочия управляющего, а какие требуют отдельного согласия правообладателя.

Что должен содержать договор доверительного управления?

Договор должен содержать условия, которые однозначно определяют объём и порядок управления:

• состав передаваемых прав с указанием конкретных объектов ИС и правомочий;
• срок действия договора (не более пяти лет, если для объекта не установлен иной предельный срок);
• размер и порядок выплаты вознаграждения управляющему;
• порядок и периодичность отчётности;
• механизмы контроля со стороны правообладателя, включая право на аудит;
• основания и порядок досрочного расторжения.

Чем детальнее договор описывает объём полномочий и измеримые показатели работы управляющего — число заключённых лицензий, проведённых мероприятий по защите прав, — тем проще впоследствии доказать ненадлежащее исполнение и взыскать убытки.

Как контролировать управляющего: отчётность и аудит?

Управляющий обязан регулярно представлять правообладателю отчёт о своей деятельности в сроки и в порядке, установленные договором — фиксированную периодичность закон не определяет (статья 1020 Гражданского кодекса РФ), поэтому её нужно прямо прописать в договоре; на практике для активов с интенсивным использованием применяется ежеквартальная отчётность, для менее активных — ежегодная.

Отчёт должен раскрывать:

• заключённые за период сделки;
• полученные доходы и порядок их распределения;
• произведённые расходы, включая затраты на защиту прав;
• выявленные нарушения и принятые меры;
• действия по поддержанию правовой охраны объектов.

К отчёту прилагаются подтверждающие документы — копии договоров, платёжные документы, сведения о регистрации сделок. Правообладатель вправе запрашивать дополнительные сведения и, если это предусмотрено договором, инициировать независимый аудит.

Как избежать конфликта интересов при доверительном управлении?

Конфликт интересов возникает, когда личные или аффилированные интересы управляющего способны повлиять на его решения. Типичные ситуации — сделки с аффилированными лицами на нерыночных условиях, сокрытие части доходов, использование объектов ИС в собственных проектах управляющего без согласия правообладателя, приоритет иных активов в ущерб переданным в управление.

Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по собственному договору доверительного управления — это прямой запрет статьи 1015 Гражданского кодекса РФ. Снизить остальные риски помогают: обязательное раскрытие аффилированности, согласование крупных сделок с правообладателем, прямой запрет на сделки в условиях конфликта интересов без отдельного согласия и независимый аудит по требованию правообладателя.

Какую ответственность несёт управляющий за убытки?

За убытки, причинённые ненадлежащим исполнением обязанностей, управляющий отвечает перед правообладателем и выгодоприобретателем, если не докажет, что они возникли вследствие непреодолимой силы либо действий самого правообладателя или выгодоприобретателя (статья 1022 Гражданского кодекса РФ). Основания ответственности на практике — неправомерное использование прав в личных целях, утрата или снижение стоимости актива из-за бездействия (например, пропуск срока продления охраны товарного знака), сделки с нарушением условий договора.

При выявлении нарушения нужно зафиксировать факты, направить управляющему письменную претензию и, если спор не урегулирован, обратиться в суд с требованием о возмещении убытков и, при существенном нарушении договора, о его досрочном расторжении (статья 450 Гражданского кодекса РФ).

Частые вопросы

Нужно ли регистрировать передачу товарного знака или патента в доверительное управление в Роспатенте?

Как правило, да. Обременение исключительного права любым способом распоряжения им, включая доверительное управление, по общему правилу отражается в государственном реестре (пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ). С подачей документов на регистрацию поможет материал «Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте».

Может ли доверительный управляющий сам стать выгодоприобретателем по договору?

Нет. Статья 1015 Гражданского кодекса РФ прямо запрещает управляющему быть выгодоприобретателем по собственному договору доверительного управления — это правило исключает базовый конфликт интересов.

Обязательна ли письменная форма договора доверительного управления интеллектуальными правами?

Да. Статья 1017 Гражданского кодекса РФ требует письменной формы договора доверительного управления имуществом; её несоблюдение влечёт недействительность сделки — правило распространяется и на передачу в управление исключительных прав.

Как часто управляющий обязан отчитываться перед правообладателем?

Закон не устанавливает фиксированной периодичности — статья 1020 Гражданского кодекса РФ отдаёт этот вопрос на усмотрение сторон. Периодичность и форму отчётности нужно прямо закрепить в договоре; для активов с активным использованием на практике применяются ежеквартальные отчёты.

Что делать, если управляющий скрывает доходы или совершает сделки с аффилированными лицами?

Запросить у управляющего подробный отчёт и подтверждающие документы, а при наличии соответствующей оговорки в договоре — инициировать независимый аудит. Если нарушение подтвердилось, направить письменную претензию и обратиться в суд с требованием о возмещении убытков по статье 1022 Гражданского кодекса РФ и о расторжении договора.

Краткая сводка: доверительное управление интеллектуальной собственностью

• Договор доверительного управления исключительным правом заключается в письменной форме, несоблюдение формы влечёт его недействительность (статья 1017 Гражданского кодекса РФ).
• Срок договора стороны согласовывают сами как существенное условие; закон ограничивает его максимум пятью годами (статья 1016 Гражданского кодекса РФ).
• Полномочия управляющего определяет договор; использование прав в своих интересах и сделки с аффилированными лицами требуют отдельного согласия правообладателя.
• Передача в управление прав на товарный знак или патент по общему правилу отражается в реестре Роспатента (пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ).
• Управляющий обязан регулярно отчитываться (статья 1020 Гражданского кодекса РФ) и не может быть выгодоприобретателем по договору (статья 1015 Гражданского кодекса РФ).
• За убытки от ненадлежащего управления управляющий отвечает перед правообладателем, если не докажет непреодолимую силу или вину самого правообладателя (статья 1022 Гражданского кодекса РФ).

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность (услуги для бизнеса)
• Защита интеллектуальных прав (товарного знака, авторских прав)
• Интеллектуальная собственность (услуги физическим лицам)