Правовая охрана секретов производства (ноу-хау)

Коротко: Ноу-хау охраняется без регистрации и бессрочно — пока сведения сохраняют коммерческую ценность и остаются в тайне (ст. 1465 ГК РФ, ст. 1467 ГК РФ). Режим коммерческой тайны по Федеральному закону от 29.07.2004 № 98-ФЗ не обязателен, но резко усиливает позицию в споре.

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.

Что такое секрет производства (ноу-хау) и какие сведения им признаются?

Секрет производства (ноу-хау) — самостоятельный охраняемый результат интеллектуальной деятельности, прямо названный в перечне ст. 1225 ГК РФ. Согласно ст. 1465 ГК РФ, ноу-хау признаются сведения любого характера — производственные, технические, экономические, организационные и другие — о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Охрана возникает не из-за содержания сведений самих по себе, а потому, что одновременно выполняются три признака.

• Сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность именно вследствие неизвестности их третьим лицам;
• У третьих лиц нет свободного доступа к таким сведениям на законном основании;
• Обладатель сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Если хотя бы один признак отсутствует, охраны нет: сведения, которые уже известны рынку или доступны любому желающему, ноу-хау не являются, сколько бы усилий ни было вложено в их получение. На практике режимом ноу-хау чаще всего закрывают следующие категории сведений.

• Техническая и технологическая документация;
• Результаты исследований и испытаний;
• Методики, инструкции и внутренние рекомендации;
• Производственные процессы, составы и рецептуры;
• Подходы к ведению бизнеса и управлению организацией, клиентские и ценовые модели.

Отдельное ограничение установлено п. 2 ст. 1465 ГК РФ: секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Какими нормами охраняется секрет производства?

Правовое регулирование ноу-хау держится на двух основных актах, которые дополняют друг друга: один описывает само исключительное право, второй — процедуру защиты информации внутри компании.

• Глава 75 Гражданского кодекса РФ — понятие секрета производства, содержание исключительного права (ст. 1466 ГК РФ), срок его действия (ст. 1467 ГК РФ), порядок распоряжения правом и ответственность за нарушение;
• Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» — установление, изменение и прекращение режима коммерческой тайны, состав мер по охране конфиденциальности, отношения с работниками и контрагентами.

Ключевая особенность ноу-хау — срок охраны. По ст. 1467 ГК РФ исключительное право действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, и с момента ее утраты прекращается у всех правообладателей одновременно. Поэтому охрана здесь не «выдается» государством на определенный период, а поддерживается самим обладателем.

С 1 октября 2014 года введение режима коммерческой тайны перестало быть обязательным условием охраны ноу-хау: закон требует от обладателя лишь разумных мер по соблюдению конфиденциальности, а режим коммерческой тайны назван одним из возможных, но не единственным способом. На это прямо указано в п. 144 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10. Однако в споре именно формально введенный режим проще всего доказать документами, поэтому на практике он остается основным инструментом. О том, чем ноу-хау отличается от смежных режимов защиты информации, подробнее написано в материале Коммерческая тайна и интеллектуальная собственность: где проходит граница.

Чем ноу-хау отличается от патента?

Выбор между патентованием и режимом ноу-хау — это выбор между раскрытием сведений в обмен на монополию с фиксированным сроком и сохранением тайны без срока, но и без государственной гарантии. Основные различия удобно сопоставить в таблице.

Как ввести режим коммерческой тайны?

Меры по охране конфиденциальности перечислены в ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Режим считается установленным только после того, как обладатель информации выполнил их в совокупности, поэтому порядок действий имеет значение.

1. Определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
2. Разработать и утвердить положение о коммерческой тайне;
3. Издать приказ о введении режима коммерческой тайны;
4. Ограничить доступ к информации: установить порядок обращения с ней и контроль за соблюдением этого порядка;
5. Вести учет лиц, получивших доступ к информации;
6. Нанести на материальные носители гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя информации;
7. Урегулировать использование информации договорами — трудовыми с работниками и гражданско-правовыми с контрагентами.

Отношения с работниками отдельно урегулированы ст. 11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ: работодатель обязан под расписку ознакомить работника с перечнем закрытых сведений, с установленным режимом и мерами ответственности за его нарушение, а также создать условия для соблюдения режима. Без этой процедуры взыскание с работника, разгласившего сведения, как правило, не устоит. Практическую сторону оформления мы разбирали в материале Положение о коммерческой тайне: как оформить работодателю.

Нужно учитывать и обратное ограничение: ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ перечисляет сведения, которые режимом коммерческой тайны закрыть нельзя, — в частности, сведения из учредительных документов и реестров, о численности и составе работников, об условиях труда и о задолженности по заработной плате, о нарушениях законодательства и привлечении к ответственности за них. Попытка засекретить такую информацию режим не создает и в споре работает против обладателя.

Кому принадлежит ноу-хау, созданное работником или подрядчиком?

Согласно ст. 1470 ГК РФ, исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю. Чтобы право считалось перешедшим, важны три условия.

• С работником заключен трудовой договор;
• Создание соответствующих результатов входит в его трудовые обязанности либо оформлено конкретным заданием работодателя;
• Ноу-хау создано в период действия трудового договора.

В отличие от служебных изобретений, Гражданский кодекс РФ не предусматривает права автора служебного ноу-хау на вознаграждение. Это не мешает работодателю установить выплату по собственной инициативе, трудовым договором или локальным нормативным актом. Пункт 2 ст. 1470 ГК РФ добавляет важную обязанность работника: гражданин, которому в связи с выполнением трудовых обязанностей стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права — то есть и после увольнения.

Если ноу-хау получено при выполнении работ по договору — подряда, научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также по государственному или муниципальному контракту, — исключительное право по ст. 1471 ГК РФ принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не предусмотрено иное. Заказчику, рассчитывающему получить права на результат, условие об этом нужно прописывать в договоре прямо.

Как передать права на секрет производства?

Распорядиться исключительным правом на ноу-хау можно двумя способами, и оба не требуют государственной регистрации — в отличие от сделок с патентными правами.

• Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1468 ГК РФ) — право переходит к приобретателю полностью; при этом лицо, распорядившееся правом, обязано сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права;
• Лицензионный договор (ст. 1469 ГК РФ) — предоставляется право использования в установленных пределах; договор может быть заключен и без указания срока, а лицензиат обязан сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права.

Практический вывод простой: обязанность хранить тайну переживает саму сделку. Поэтому в договорах имеет смысл детально описывать состав передаваемых сведений, порядок их передачи и хранения, а также последствия разглашения — общих формулировок о «конфиденциальной информации» для доказывания убытков обычно недостаточно.

Что грозит за разглашение и незаконное использование ноу-хау?

Базовое правило закреплено в п. 1 ст. 1472 ГК РФ: нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, неправомерно получившее сведения и разгласившее или использовавшее их, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность, возмещает причиненные убытки, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором. При этом по п. 2 ст. 1472 ГК РФ лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о незаконности использования (например, получило доступ к сведениям случайно или по ошибке), ответственности по п. 1 не несет.

Помимо гражданско-правовых последствий, разглашение чужой тайны затрагивает трудовое, административное, уголовное и антимонопольное законодательство.

Основная сложность в спорах о ноу-хау — доказывание. Обладателю приходится подтверждать и сам факт существования охраняемых сведений на определенную дату, и принятые меры конфиденциальности, и то, что ответчик получил сведения именно от него, а не создал их самостоятельно. Поэтому документы о введении режима, журналы учета допущенных лиц и подписанные соглашения ценны не сами по себе, а как доказательства.

Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ноу-хау в Роспатенте?

Нет. Исключительное право на секрет производства возникает в силу самого факта соблюдения условий ст. 1465 ГК РФ и не требует ни регистрации, ни подачи заявки. Этим ноу-хау отличается от изобретения, полезной модели и промышленного образца, права на которые признаются только после государственной регистрации по ст. 1353 ГК РФ. Не регистрируются и сделки с ноу-хау — договоры по ст. 1468 и ст. 1469 ГК РФ.

Что произойдет с правом, если сведения станут общедоступными?

Исключительное право прекращается. По ст. 1467 ГК РФ оно действует, пока сохраняется конфиденциальность, и с момента утраты конфиденциальности прекращается у всех правообладателей одновременно — независимо от того, по чьей вине это произошло. Вопросы доказывания в таких спорах разобраны в материале Условия признания ноу-хау утратившим силу в связи с разглашением.

Может ли одно и то же ноу-хау принадлежать нескольким лицам?

Да. Согласно п. 2 ст. 1466 ГК РФ, лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем тех же сведений, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства. Режим ноу-хау не дает монополии против независимой разработки — в этом его принципиальное отличие от патента.

Обязан ли работник хранить тайну после увольнения?

Да. Пункт 2 ст. 1470 ГК РФ обязывает гражданина, которому секрет производства стал известен в связи с выполнением трудовых обязанностей, сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права. Обязанность не ограничена сроком трудового договора, поэтому увольнение само по себе не освобождает бывшего работника от ответственности за разглашение.

Можно ли одновременно запатентовать решение и охранять его как ноу-хау?

Совместить эти режимы для одного и того же решения не получится. Патентование предполагает раскрытие сущности решения в заявке и последующую публикацию сведений, после чего конфиденциальность утрачивается, а исключительное право на ноу-хау прекращается по ст. 1467 ГК РФ. Обладатель выбирает режим до подачи заявки, оценивая, насколько реально удержать сведения в тайне.

Краткая сводка: правовая охрана ноу-хау

• Ноу-хау — охраняемый результат интеллектуальной деятельности из перечня ст. 1225 ГК РФ; признаки охраны — коммерческая ценность из-за неизвестности третьим лицам, отсутствие свободного законного доступа и разумные меры конфиденциальности (ст. 1465 ГК РФ);
• Регистрация не нужна, срок охраны не ограничен, но право прекращается у всех обладателей в момент утраты конфиденциальности (ст. 1467 ГК РФ);
• Режим коммерческой тайны с 1 октября 2014 года не обязателен — достаточно разумных мер (п. 144 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10), однако именно он проще всего доказывается в суде;
• Состав мер по охране конфиденциальности закреплен в ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ, порядок работы с персоналом — в ст. 11, а перечень сведений, которые закрыть нельзя, — в ст. 5 того же закона;
• Служебное ноу-хау принадлежит работодателю (ст. 1470 ГК РФ), полученное по договору подряда или НИОКР — подрядчику (исполнителю), если договором не предусмотрено иное (ст. 1471 ГК РФ);
• За нарушение исключительного права взыскиваются убытки (п. 1 ст. 1472 ГК РФ); добросовестный пользователь, не знавший о незаконности доступа, ответственности не несет (п. 2 ст. 1472 ГК РФ), а разглашение может повлечь также увольнение, административную и уголовную ответственность (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, ст. 13.14 КоАП РФ, ст. 183 УК РФ).

Таким образом, режим ноу-хау дает бизнесу бессрочную и не требующую регистрации защиту ценной информации, но всю работу по ее сохранению закон возлагает на самого обладателя. Определите перечень закрытых сведений, утвердите положение о коммерческой тайне и приказ о введении режима, ограничьте и учитывайте доступ, промаркируйте носители, оформите обязательства работников по ст. 11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ и условия о конфиденциальности в договорах с контрагентами — именно эти документы становятся доказательствами при взыскании убытков по ст. 1472 ГК РФ.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Г)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность (услуги бизнес-адвоката)
• Регистрация патента на изобретение
• Адвокат по гражданским делам: интеллектуальная собственность