Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: законодательство и судебная практика

Коротко: В России закреплён национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ): использование товарного знака третьими лицами не является нарушением, только если товар, маркированный этим знаком, введён в гражданский оборот на территории России самим правообладателем или с его согласия — в отличие от международного принципа, при котором для этого достаточно первой продажи товара в любой стране мира. Ввоз оригинального товара без такого согласия (параллельный импорт) по общему правилу остаётся нарушением исключительного права, кроме брендов из специального перечня Минпромторга России, для которых такой ввоз разрешён с 2022 года.

Ниже приведён подробный разбор того, как принцип исчерпания права на товарный знак закреплён в законодательстве, чем он отличается от международного и регионального подходов, как суды оценивают споры о параллельном импорте и какой особый правовой режим действует для отдельных категорий товаров.

Что такое принцип исчерпания права на товарный знак и почему в России он национальный?

Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак отвечает на вопрос, до какого момента правообладатель сохраняет контроль над оборотом конкретной партии товара после того, как она однажды была продана. В мировой практике существует три подхода. При международном (глобальном) принципе первая правомерная продажа товара правообладателем в любой стране мира прекращает его право контролировать дальнейшее перемещение этой партии, включая ввоз в другие страны. При региональном принципе такой эффект наступает только в пределах группы государств — например, внутри таможенного или экономического союза. При национальном принципе право исчерпывается исключительно тогда, когда товар введён в оборот на территории конкретного государства; ввоз того же товара, впервые проданного за рубежом, без согласия правообладателя нарушением не считается только в силу применения других специальных норм.

Статья 1487 ГК РФ устанавливает в России национальный принцип: использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, не является нарушением исключительного права. Ключевое условие — товар должен быть введён в оборот именно на территории России, а не в какой-либо другой стране. При этом Конституционный Суд РФ в постановлении от 13.02.2018 № 8-П (по жалобе ООО «ПАГ») указал, что национальный принцип статьи 1487 ГК РФ применяется во взаимосвязи с регулированием принципа исчерпания прав международными договорами, участником которых является Россия, в том числе пунктом 16 приложения № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе. Это означает, что в отношениях с другими государствами — членами ЕАЭС (Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией) к национальному принципу добавляется региональный элемент: товар, введённый в оборот правообладателем или с его согласия на территории любой из этих стран, по общему правилу считается введённым в оборот и для целей права на территории Союза.

Кто обладает исключительным правом на товарный знак и что оно означает?

Согласно статье 1484 ГК РФ, лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладатель), обладает исключительным правом на его использование в соответствии с законодательством и вправе распоряжаться этим исключительным правом. Статья 1229 ГК РФ уточняет: правообладатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также разрешать или запрещать его использование другим лицам. Важное практическое уточнение той же статьи: отсутствие прямого запрета не считается согласием (разрешением) на использование.

Статья 1233 ГК РФ определяет, каким образом правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом: любым не противоречащим закону и существу такого права способом, в том числе путём его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или путём предоставления другому лицу права использования в установленных договором пределах (лицензионный договор). Именно поэтому для целей статьи 1487 ГК РФ «согласие правообладателя» на введение товара в оборот может быть выражено не только им лично, но и уполномоченным им дистрибьютором, официальным импортёром или лицензиатом, действующим в рамках заключённого с правообладателем договора.

Из приведённых норм следует, что правообладатель товарного знака вправе использовать его по своему усмотрению, разрешать или запрещать использование другим лицам и распоряжаться исключительным правом, в том числе через отчуждение или лицензию. Но именно от того, кем и на какой территории товар впервые введён в оборот, зависит, применяется ли к его дальнейшей перепродаже принцип исчерпания права — или использование товарного знака третьим лицом остаётся нарушением.

При каких условиях введение товара в оборот считается правомерным?

Чтобы дальнейшая продажа или иное распространение товара не считались нарушением исключительного права на товарный знак по статье 1487 ГК РФ, должны одновременно соблюдаться следующие условия.

• товар подлинный — то есть товарный знак нанесён на него самим правообладателем или с его ведома в процессе производства, а не является имитацией чужого обозначения на ином изделии (контрафакт по статье 1515 ГК РФ регулируется отдельно и принципом исчерпания права не охватывается);
• товар введён в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо иным лицом, действующим с его согласия, — например, официальным дистрибьютором или лицензиатом по договору, заключённому в порядке статьи 1233 ГК РФ;
• введение в оборот состоялось на территории Российской Федерации либо, с учётом регионального элемента, разъяснённого Конституционным Судом РФ, на территории другого государства — члена ЕАЭС;
• согласие правообладателя должно быть выражено явно или следовать из существа отношений сторон (дистрибьюторского, лицензионного, дилерского договора); молчание или отсутствие возражений правообладателя само по себе согласием не является (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено — например, товар ввезён на территорию России лицом, не имеющим договорных отношений с правообладателем и не получившим его согласия, — принцип исчерпания права не применяется, и такой ввоз (даже оригинального, не поддельного товара) по общему правилу образует нарушение исключительного права на товарный знак. Именно такая ситуация в юридической практике называется параллельным импортом.

Чем параллельный импорт отличается от контрафакта и как это влияет на ответственность?

С точки зрения статьи 1515 ГК РФ товары, на которых незаконно размещён товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, признаются контрафактными: правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя, а также выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом судом по своему усмотрению исходя из характера нарушения (пункты 1, 2 и подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ), либо возмещения убытков. Параллельный импорт формально подпадает под ту же статью 1515 ГК РФ, поскольку товар введён в оборот на территории России без согласия правообладателя, — но по существу это иная ситуация: сам товар подлинный, правообладатель уже получил вознаграждение от его первой продажи за рубежом, а нарушен лишь территориальный аспект его контроля над сбытом.

Это различие подтвердил Конституционный Суд РФ в постановлении от 13.02.2018 № 8-П. Суд признал нормы пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, но дал им конституционно-правовое истолкование: изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее правомерно введённых правообладателем в оборот за рубежом и ввезённых в Россию без его согласия (параллельный импорт), не может применяться автоматически и в том же объёме, что и в отношении подделок — такая мера в отношении оригинального товара допустима лишь в порядке исключения, если это необходимо для защиты жизни и здоровья людей, охраны природы или культурных ценностей либо связано с ненадлежащим качеством товара. Суды, включая Суд по интеллектуальным правам, вправе — действуя на основании статей 1 и 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом и с учётом статей 17 и 55 Конституции РФ — отказать полностью или частично в применении к параллельному импортёру таких же по объёму последствий, как к продавцу контрафакта, и не взыскивать компенсацию в одинаковом с контрафактом размере, если ввоз оригинального товара не причинил правообладателю убытков, сопоставимых с убытками от продажи подделок.

Этот подход применён, в частности, в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 № 305-ЭС17-23746 по делу № А41-72633/2015 (компания «Toyota Motor Corporation» против ООО «ТМР Импорт», о ввозе автомобильных запчастей с товарными знаками «TOYOTA» без согласия правообладателя). Направляя дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам, Верховный Суд РФ прямо указал на необходимость учитывать разъяснения постановления Конституционного Суда РФ № 8-П и не применять к параллельному импортёру меры ответственности без учёта характера правонарушения. Подробнее о том, какие меры ответственности и в каком размере может применить суд по искам о защите товарного знака, — в отдельном материале «Ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак по законодательству Российской Федерации».

Общие вопросы применения части четвёртой ГК РФ к спорам об охране и защите интеллектуальных прав, включая права на товарные знаки, разъяснены также в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Когда параллельный импорт разрешён легально в России?

После введения масштабных санкций и ухода ряда иностранных компаний с российского рынка в 2022 году законодатель создал специальный механизм легального параллельного импорта отдельных товаров. Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ наделил Правительство РФ полномочием определять перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статьи 1487 ГК РФ (а также подпункта 6 статьи 1359 ГК РФ — для патентных прав), при условии что эти товары введены в оборот за пределами территории России самими правообладателями либо с их согласия. Во исполнение этого закона Правительство РФ приняло постановление от 29.03.2022 № 506, которым предоставило Министерству промышленности и торговли России полномочие утвердить такой перечень своим приказом. Сам перечень товаров и товарных знаков, ввоз которых в Россию без согласия правообладателя не влечёт ответственности по статье 1487 ГК РФ, утверждён приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 и с момента принятия неоднократно уточнялся и расширялся — за счёт как новых товарных позиций, так и дополнительных товарных знаков в уже включённых категориях.

Важно понимать границы этого механизма: он не отменяет статью 1487 ГК РФ и национальный принцип исчерпания права в целом, а лишь выводит из-под действия этой нормы конкретные товары и бренды, включённые в перечень Минпромторга России. Ввоз в Россию товаров, чей бренд в перечень не включён, без согласия правообладателя по-прежнему остаётся нарушением исключительного права на товарный знак — с той оговоркой, что мера ответственности за такое нарушение, в силу постановления Конституционного Суда РФ № 8-П, всё равно должна определяться судом с учётом того, что товар подлинный, а не поддельный.

Что важно учитывать бизнесу — правообладателю и импортёру?

Для правообладателя, заинтересованного в контроле над каналами сбыта своей продукции в России, практический смысл принципа исчерпания права сводится к нескольким шагам.

• прямо оговаривать территорию сбыта, каналы продаж и запрет на реэкспорт в дистрибьюторских и лицензионных договорах — это облегчает доказывание того, что конкретная партия товара не была введена в оборот на территории России или ЕАЭС с согласия правообладателя;
• регистрировать товарный знак в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) ФТС России — это даёт таможне основания приостанавливать выпуск товаров с этим знаком и уведомлять правообладателя о ввозе;
• при обращении в суд по факту параллельного импорта заранее оценивать разницу между требованиями к параллельному импортёру и к продавцу контрафакта — с учётом позиции Конституционного Суда РФ № 8-П суд, скорее всего, не применит к оригинальному товару те же меры, что к подделке.

Для импортёра, ввозящего товар без прямого договора с правообладателем, риски снижаются, если заранее выполнить следующее.

• проверить, включён ли товарный знак (и соответствующая товарная позиция) в перечень, утверждённый приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, в действующей на дату ввоза редакции;
• если бренда в перечне нет — собрать документы, подтверждающие подлинность товара и цепочку поставки от правообладателя (инвойсы, сертификаты, документы о происхождении), чтобы в случае спора обосновать отсутствие признаков контрафакта;
• учитывать, что даже подлинный товар вне перечня Минпромторга России ввозится без согласия правообладателя на свой риск: полностью исключить претензии по статье 1487 и статье 1515 ГК РФ в этом случае нельзя, можно рассчитывать лишь на дифференцированный подход суда к размеру ответственности. Оценить конкретные договорные и таможенные риски до сделки поможет разработка или проверка лицензионного договора на товарный знак — подробнее об этой услуге можно узнать по ссылке «Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте».

Частые вопросы

В России действует международный принцип исчерпания права на товарный знак?

Нет. В России действует национальный принцип (ст. 1487 ГК РФ): право исчерпывается только при введении товара в оборот на территории России самим правообладателем или с его согласия. С государствами — членами ЕАЭС к нему по разъяснению Конституционного Суда РФ добавляется региональный элемент (Договор о ЕАЭС, приложение № 26), но не глобальный международный принцип.

Можно ли ввозить в Россию оригинальный товар без согласия правообладателя, если бренда нет в перечне Минпромторга России?

По общему правилу нет — такой ввоз формально образует нарушение исключительного права на товарный знак по статье 1487 ГК РФ. Специальный перечень, утверждённый приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, освобождает от ответственности только конкретные товарные знаки и товарные позиции, включённые в него.

Отвечает ли параллельный импортёр так же, как продавец подделки?

Нет. Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П, суд не должен автоматически применять к оригинальному товару, ввезённому без согласия правообладателя, те же меры (изъятие, уничтожение, компенсацию в максимальном размере), что и к контрафакту — размер ответственности определяется с учётом характера нарушения.

Может ли правообладатель требовать уничтожения товара, ввезённого по параллельному импорту?

По общему правилу — нет, за исключением случаев, когда товар не соответствует требованиям качества или безопасности либо его уничтожение необходимо для защиты жизни, здоровья людей, охраны природы или культурных ценностей. Это прямо следует из конституционно-правового толкования статьи 1487 и статьи 1515 ГК РФ в постановлении Конституционного Суда РФ № 8-П.

Как узнать, входит ли конкретный товар в перечень разрешённого параллельного импорта?

Нужно проверить действующую редакцию перечня, утверждённого приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 (перечень периодически меняется), либо обратиться за консультацией к юристу — самостоятельно определить актуальный статус конкретного бренда без проверки первоисточника на дату сделки не всегда возможно.

Краткая сводка: принцип исчерпания права на товарный знак в России

• В России действует национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак — не международный и не чисто региональный (ст. 1487 ГК РФ).
• Использование товарного знака третьим лицом не является нарушением, только если товар введён в оборот на территории России (с учётом регионального элемента ЕАЭС) самим правообладателем или с его согласия.
• Отсутствие возражений правообладателя не считается его согласием на использование товарного знака (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
• Ввоз оригинального товара без согласия правообладателя (параллельный импорт) по общему правилу остаётся нарушением ст. 1487 ГК РФ, но ответственность за него не приравнивается автоматически к ответственности за контрафакт — постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П, определение СКЭС ВС РФ от 22.05.2018 № 305-ЭС17-23746.
• С 2022 года для отдельных товаров и брендов параллельный импорт легализован — Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ, постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506, приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 (перечень периодически обновляется).
• Меры ответственности за нарушение права на товарный знак — изъятие и уничтожение контрафакта, компенсация от 10 000 до 5 000 000 рублей по усмотрению суда либо возмещение убытков — установлены статьёй 1515 ГК РФ.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Ю)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Интеллектуальная собственность
• Арбитражные дела
• Разработка лицензионного договора на товарный знак